专利法实施细则中“同样的理由”是什么

     案情简介

     原告某公司针对第三人拥有的专利向知识产权局提出无效宣告请求，知识产权局以原告所提理由不符合专利法实施细则第二十条第二款的无效理由不再进行审理为由，决定维持涉案专利有效。

原告因不服前述决定而提起诉讼，原告认为，一、原告在两次无效宣告请求中主张的理由完全不同，虽然原告在两次无效请求中主张的法律条款均为专利法实施细则第二十条第二款，但两次主张缺少的必要技术特征是不同的，不构成同样的理由，不属于一事不再理。二、原告在前次请求的口头审理当庭曾提出缺少齿轮这一必要技术特征，但合议组当庭指出原告未在请求书中提出该理由，在先决定亦未针对该理由进行评述，故原告在本次无效请求中提出该理由不属于一事不再理。故请求依法撤销被诉决定，并责令被告重新作出决定。

调查与处理 

2020年11月23日，北京知识产权法院认为原告在无效宣告请求中所提理由与其在先请求所提理由并不属于同样的理由，不属于一事不再理的情形。被诉决定应对原告的无效理由作出实体审理和回应，其以一事不再理为由不予审理，程序有误，应予纠正。遂判决撤销知识产权局作出的被诉决定，并责令重新作出决定。宣判后，各方当事人均未提起上诉。

法律分析

     本案争议焦点在于：各方当事人对“同样的理由”的认识存在分歧，一方当事人认为本案涉及的缺少必要技术特征的认定，如果经过审查认为涉案专利独立权利要求不缺少必要技术特征，请求人再以该条提起无效宣告，属于同样的理由；另一方当事人认为“同样的理由”不仅是同样的无效理由，且具体的理由阐述亦应当不同。

本案所涉争议焦点实质在于“同样的理由”应当如何解释和适用。在理论界，对于“同样的理由”的理解也提出疑问，其含义是指无效宣告请求所依据的法律条款相同，证据也相同；还是指无效宣告请求所依据的法律条款相同，证据相同，具体理由也相同。

一、“同样的理由”的理解之法理角度

 “同样的理由”规则实质上是“一事不再理”原则在专利无效程序中的具体体现。在对“同样的理由”规则适用存在疑问或者分歧时，应当从其本源上去寻求答案。

“一事不再理”原则本是诉讼程序中的一项基本原则，其起源于古代罗马法，后逐渐发展为英美法系的既判力制度，其本质主要是避免裁决机关针对同一裁决对象或事项进行重复或者矛盾裁决。对于同一裁决对象或事项的确定是需要结合具体程序予以考量。

在专利无效程序中，专利法实施细则第六十五条第一款规定，无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。该条第二款对前述理由所依据的法律条款予以规定。

在实务界和理论界，对请求人所提无效理由的要求应当是比较一致的，既要求请求人说明无效宣告请求的法律依据，也要求请求人必须陈述不符合前述法律依据的具体理由，如有必要时，请求人还应当提交支持其主张的相关证据。据此，无效宣告请求受理机关所审理的对象既包括法律条款和基于该法律条款所具体陈述的理由，以及相关的证据。可以说，在专利无效宣告程序中，其裁决对象是请求人所提出的具体法律条款，以及所依据的相关证据和具体理由。基于此，“同样的理由”应解释为是指无效宣告请求所依据的法律条款相同，证据相同，具体理由也相同。

    二、“同样的理由”的理解之法解释角度

专利法实施细则第六十六条第二款规定，在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理。

此处同样的理由不仅指具体的法律条款，还应包括依据该法律条款所具体阐述的理由。这种解释应当是法条的应有之义，否者法条在具体适用时，会存在难以自洽的矛盾之处。针对需要引证除涉案专利文件以外的其他证据的无效条款，例如专利法二十二条第二款新颖性条款等，因请求人所引用的证据（对比文件）的不同，即便都是适用二十二条第二款，但因结合不同证据导致具体阐述的理由是不同的，亦应当认定为条款相同但具体理由不同。

针对不需要引证除涉案专利文件自身相关证据的无效条款，例如专利法实施细则第二十条第二款缺少必要技术特征等。一般而言，此类案件所涉的证据基本是一样的，但不能因其证据相同，而将其理由限定为法条本身，这样会导致同样的法条在不同的情形下做出不同的解释，这是有违法律适用一致性原则，导致法律可能被随意适用，且缺少可预见性。因此，针对引证相同证据的无效理由条款，即便曾针对此类条款作出过审理，但请求人以另外的具体理由提出无效宣告，亦不构成“同样的理由”，不能不经过实体审理径直以违反一事不再理原则不予受理。

本案中，原告某公司在本次无效宣告请求和在先请求中虽然均系依据专利法实施细则第二十条第二款规定提出主张，认为本专利权利要求1缺少必要技术特征，但其在两次请求中所主张缺少的具体必要技术特征是不同的，因而并不属于相同的理由。

三、“同样的理由”的理解之具体条款角度

本案被告不予受理的主要理由在于关于涉案专利独立权利要求1是否缺少必要技术特征，在前案中已经做出了认定，无需再次对该问题做出认定。笔者认为被告的主张实质上是认为是否缺少必要技术特征是个定性问题，在确定其技术方案可以解决其技术问题时，即便提出的是不同的必要技术特征，但并不影响其结论，无需再行作判定。关于“一次性”认定条款，需要结合条款的具体内容及评审实践进行分析。

专利法实施细则第二十条第二款规定，独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

必要技术特征是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。而判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容。

首先，就技术方案的实质层面而言，某项独立权利要求是否完整地记载了解决技术问题的技术方案，是否缺少必要技术特征，是一个相对客观的确定的结论，且通常仅依据权利要求书和说明书即可确定。

在理想状态下，审查判断某项权利要求是否缺少必要技术特征时，应对该项权利要求整体上是否构成一个完整技术方案作出一并审查判断，且该判断结论理论上不应当因当事人主张的具体必要技术特征的不同而有不同。然而不可否认的是，在审查实践特别是遵循当事人请求原则的专利无效案件中，通常是针对当事人的具体请求理由进行回应并给出相应的审查结论。即审查员通常是针对请求人所提必要技术特征和所提技术问题进行审查，而该问题可能并非是本专利所要解决的技术问题，此种情况下，可能并未对涉案专利独立权利要求是否完整地记载了其所要解决技术问题的技术方案进行审查。故而当事人所提理由的恰当与否常常会直接影响到审查的结论。

可见，专利法实施细则第二十条第二款在实践中并非是的“一次性”认定条款。其实，当审查的具体理由不同时，其之间的结论是互不影响的。

其次，从专利无效制度层面着眼，如果仅因在先决定中存在某项独立权利要求是完整技术方案、不缺少必要技术特征的表述，即禁止其后以其他具体理由再行依据该条款提出无效请求，则将使专利法实施细则第二十条第二款这一无效条款在事实上成为仅能主张一次的条款，即只要有人在先依据该条款提出过主张，则无论其提出的具体理由为何，此后任何人均不能再行依据该条款进行主张，此无疑有违专利无效制度的立法本意和初衷，亦与前文所论述的“一事不再理”基本原则的内涵是不相符的。

综上，本文从三个角度对专利法实施细则第六十六条第二款“同样的理由”做了详尽且较为全面的分析，明确其应理解为“相同的条款、相同的证据及相同的具体理由”。但笔者此处做个小提示，对于“相同的具体理由”的判定，不应停留在文字表述方面的相同与否，而是应考察具体理由的内容实质是否相同。

典型意义

   “一事不再理”原则系诉讼规则中的基石之一，专利法实施细则第六十六条第二款规定是前述规则在专利无效宣告请求程序中的具体适用。由于该条规定的较为原则，在具体适用过程中会存在适用尺度不统一、概念界定不明晰等问题。本案所涉及的争议焦点即是前述问题在司法实践中的具象化，且在理论界亦是存在如何理解的争论。

本案中，本院明确了“同样的理由”，不仅指具体的法律条款，还应包括依据该法律条款所具体阐述的理由，具体而言是“相同的条款、相同的证据及相同的具体理由”。同时，本案亦从两个层面对必要技术特征的相关认定进行了详细且全面的分析，基于此，明确了即便前案已认定涉案专利的独立权利要求不缺少必要技术特征，但后案请求人以缺少之前未提出的必要技术特征提出无效请求的，亦应当予以受理。本案为日后类似案件提供了引导和思路。

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