美国法院裁定故意侵犯商标权并非原告要求收回被告获利的前提

　 2020年4月23日，美国高法院解决了关于商标侵权案件的原告要收回被告获得的利益是否需要被告表现出故意作为先决条件的长期分歧。在“Romag Fasteners，Inc.诉Fossil，Inc.”（18-1233号）中，高法院宣布：商标持有人收回被告的侵权获利，不需要被告存在故意。

　　基本争议摘要

　　原告 Romag紧固件公司销售用于皮革制品的磁性按扣，而被告Fossil公司销售时尚配饰。双方达成了一项协议，Fossil公司将在其制造的手提包上使用Romag公司生产的的紧固件。但Romag公司发现Fossil公司的制造商使用的是假冒紧固件，而不是正宗的Romag公司产品。

　　在审判中，陪审团同意Romag公司的观点，裁定Fossil公司侵犯并“无情地漠视”了Romag公司的权利，驳回了Fossil公司根据判例关于“故意”的论点。根据当时适用的第二巡回法院判例，商标原告必须首先证明侵权是故意的，Romag公司无法收回Fossil公司获得的利润。巡回法院之间存在的明确分歧，导致高法院就此问题作出终判决。

　　法院的判决

　　法院的判决可以分为三个部分：法定解释部分、历史分析部分和政策论证部分。

　　法定解释部分以《兰哈姆法》的条款开头，指出第1117（a）条中行使追回权的一限制是“以公平原则为准”。法院解释了为什么这一限制很重要，因为《兰哈姆法》第1125（c）条虽然明确要求将故意作为获利的先决条件，但Romag公司是根据第1125（a）条进行的诉讼（涉及虚假或误导性使用商标）。该法院列举了许多引用《兰哈姆法》的案例，其中都有法条明确要求被告特定的精神状态，法院的结论是，“法院通常不对法规过度解读，对于这种在同一法律条文中术语出现在不同地方的情况，我们要加倍注意。”

　　然后，法院对Fossil公司的观点进行了审查，即“公平原则”是要求“故意性”的历史依据。该论点引用了《布莱克法律词典》、1800年代的一些论文以及高法院的一些裁决，在这些裁决中高法院认为“平等原则”是“超实质性”概念，与任何商标均不相关。即使法院假定《兰哈姆法》意图采纳普通法原则，“从历史上看，商标法是否要求在利润救济之前就必须表现出故意性，这一点还远远不清楚。”在这一点上，法院承认了自己在挑战权威，Fossil的案子似乎需要“故意”的存在，事实是“Romag又援引了其他明确拒绝任何此类规则的案件”，法院重申了普通法上的“超实质性原则”，即被告的精神状态与获得救济措施相关。

　　法院认为当事方的观点涉及相互竞争的政策，并指出：“需要调和此类相互竞争的和不可估量的政策目标的情况，应交由政策制定者（即国会）处理。

　　意见一致

　　Alito、Breyer和Kagan法官共同写了一个意见，他们重申：“故意是根据第1117（a）条提供救济的一个非常重要的考虑因素，但不是绝对前提。” Sotomayor 大法官写了另一个意见，她反对多数观点（即使善意侵权也应当收回利润），但同意终判决。她在写意见时明确不同意《兰哈姆法》的任何解释，即无辜或善意商标侵权也可以收回获利。

　　影响

　　这项决定降低了半个国家的判定门槛，因为第一、第二、第八、第九、第十和哥伦比亚特区巡回法院以前曾将“故意”作为商标侵权案件中收回被告获利的前提。现在，被告利润分析可能会遵从第三、第四、第五、第六、第七和第十一巡回法院中使用的模型，“故意”只是灵活分析中的几个因素之一，参见Quick Techs.Inc.诉Sage Grp.PLC.案，该案指出“故意侵权”是“重要因素”（313 F.3d 338，349号案，第五巡回法院2002年发布）。

　法院意见中的以下内容（以及双方意见中的措辞）可能会为那些希望将“故意性”作为今后关键分析因素的巡回法院提供支持：

　　这是公平实践中长期反映的一项原则，即地方法院在酌情考虑给予适当的救济措施时，通常会考虑被告的精神状态。鉴于这些传统原则，我们毫不怀疑被告的精神状态对于是否允许收回获利是一个非常重要的考虑因素。但是，承认这一点并不等于使收回Fossil获利的前提条件僵化。

 　原文链接：

　　https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=be604c9d-0f0d-44ce-9f28-862db7298199

　　编译：任荣晖

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 来源：中贸促会知识产权服务中心IPSC

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