从特意排除规则对等同原则的限制看专利撰写技巧

    *本文刊发于《专利代理》2024年1期*

    摘要：基于《高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》和《高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2021）》中的两个典型案例，分析何种情况会导致特意排除规则的适用，进而形成对等同原则的限制，并从判决要点和涉案专利文件中归纳总结相应的申请文件撰写技巧，以帮助专利权人避免在日后的专利侵权诉讼中使用等同原则时存在过多限制，同时对高质量专利申请文件的撰写具有一定启发意义。

    关键词：特意排除;等同原则;高院;侵权;撰写

    由于语言文字具有一定局限性，以语言文字作为载体的专利权利要求在某些特定情况下可能并未准确而全面表达其保护范围，这就导致在专利侵权诉讼的特征比对过程中，可能会出现专利权利要求的标定技术特征与被诉侵权产品的对应技术特征存在表述差异的情况。作为专利权人，往往会基于等同原则去争辩上述标定技术特征与对应技术特征构成等同特征，进而证明被诉侵权产品落入专利权利要求的保护范围。

   《高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。可以看到，等同原则会受到上述司法解释所表达的禁止反悔原则的限制，具体而言，被诉侵权人可基于从专利审查档案等文件中获取的专利权人对专利的限缩性陈述或修改而申请适用禁止反悔原则，以对等同原则形成限制。在审判实践中，例如（2021）高法知民终658号、（2020）高法知民终1571号等案件分别体现了禁止反悔原则对等同原则的限制。且由于类似案件屡见不鲜，使禁止反悔原则成为对等同原则主要的限制。

    《高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》和《高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2021）》中分别有一个典型案例涉及特意排除规则对等同原则的限制，对进一步学习如何准确把握对等同原则的限制具有一定指导意义。

    如上所述，禁止反悔原则主要基于专利审查档案，也就是专利授权或无效宣告程序中的意见陈述和修改等文件进行认定，而上述两个典型案例中涉及的特意排除规则主要基于专利申请文件，也就是权利要求书和说明书中所记载内容等进行认定。如果不希望对日后专利侵权诉讼中等同原则的使用形成过多限制，前者对审查、无效意见答复等专利申请日之后的工作提出了更高要求，而后者则对专利申请文件撰写等专利申请日之前的工作提出了更高要求。

    一、案例简介

  （一）案例一

该案涉案专利的权利要求1如下：

一种PCB板的印锡贴片焊接治具，其特征在于，包括方形状的治具托盘（1），所述治具托盘（1）上设有用于放置PCB板（2）的方形凹槽，且治具托盘（1）的每个转角上均活动安装有用于夹持PCB板（2）角位的角位推拉装置（3），治具托盘（1）的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板（2）边位的边位推拉装置（4）；每个角位推拉装置（3）上均设有角位夹持片、一弹簧和一推拉杆，所述一推拉杆通过一弹簧与角位夹持片弹性连接，所述角位夹持片与PCB板（2）角位相适配贴合；每个边位推拉装置（4）上均设有平面夹持片、第二弹簧和第二推拉杆，所述第二推拉杆通过第二弹簧与平面夹持片弹性连接，所述平面夹持片与PCB板（2）边位相适配贴合。

仅从该权利要求来看，简而言之，其限定的治具在托盘的每个转角上均设有角位推拉装置，且在每个边上均设有边位推拉装置。

在专利侵权诉讼中，专利权人和被诉侵权人均认可该专利权利要求与被诉侵权产品相比，区别在于，该专利权利要求中限定的是治具托盘的每个边上均设有边位推拉装置，而被诉侵权产品中的对应特征则为仅在治具托盘的相对两边上设有边位推拉装置。

经审理，一审法院的观点包括：

在已具备角位夹持PCB板予以固定的情况下，只在治具托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与四边上设置边位推拉装置对于稳固夹持PCB板的功效基本相同。故两者系以基本相同的手段实现基本相同的功能与效果，且本领域普通技术人员对于这种变换无需经过创造性劳动，两者构成等同。综上，被诉侵权产品落入诉请保护的权利要求范围。

可以看到，一审法院正是基于等同原则，将治具托盘的每个边上均设有边位推拉装置与仅在治具托盘的相对两边上设有边位推拉装置认定为等同特征，进而认定被诉侵权产品落入涉案专利权利要求的保护范围。

经上诉与审理，最高院的观点包括：

因涉案专利技术特征“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”特意强调了“每个边上”的限定作用，本领域普通技术人员在阅读权利要求书和说明书后可以理解，权利人在专利申请时存在排除被诉侵权产品技术特征“在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”的意思，故不应将该技术方案再以等同认定纳入专利权保护范围。

可以看到，最高院强调需对权利要求书和说明书进行综合理解。具体而言，由于涉案专利说明书的技术效果部分记载了“不仅方便了PCB板的固定与拆装，而且在回流焊锡过程中PCB板边位和角位都得到稳固的夹持”，而其体现的正是“每个边上”相关特征的作用，故其相当于特意排除了包括“相对两边上”相关特征的技术方案。在与其他论据进行有机融合后，最高院在本案审判中基于特意排除规则对等同原则进行了限制。

（二）案例二

该案涉案专利的权利要求1如下：

一种电动绿篱机，包括连杆（10）、工作舱（20）、电机（40）和刀片（30），所述连杆一端设有所述工作舱，所述工作舱上设有所述刀片，所述电机设于所述连杆之上，所述电机带动所述刀片做往复移动，其特征在于，所述电动绿篱机还包括弧形支架（60）和一连接件，所述弧形支架一端与所述刀片的末端连接，另一端通过所述一连接件连接在所述工作舱上，所述弧形支架的弯曲朝向所述刀片方向；当所述弧形支架绕着所述一连接件转动时，所述弧形支架的转动使所述刀片产生弯曲变形。

仅从该权利要求来看，简而言之，其主要限定的内容包括在现有电动绿篱机上增设弧形支架相关结构。

在专利侵权诉讼中，专利权人和被诉侵权人均认可该专利权利要求与被诉侵权产品相比，区别在于，该专利权利要求中限定的绿篱机驱动方式为电动驱动，而被诉侵权产品中则为燃油驱动。

经审理，一审法院的观点包括：

就涉案发明内容，对于可实现平剪和圆剪二合一效果的自动绿篱机而言，与电动驱动相比，燃油驱动以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征，因此两种驱动方式构成等同特征。

可以看到，一审法院亦是基于等同原则，将绿篱机的电动驱动方式与燃油驱动方式认定为等同特征，进而认定被诉侵权产品落入涉案专利权利要求的保护范围。

经上诉与审理，最高院的观点包括：

说明书中的“环保无污染”是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果，但专利权人在涉案专利权利要求中仅强调电机驱动，即明确表示涉案专利的驱动方式仅于电机驱动，而非燃油发动机驱动。从说明书的相关内容可以看出，专利申请人在撰写涉案专利权利要求时，基于对环保效果的追求，专利申请人并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。

可以看到，最高院依然强调需结合权利要求书和说明书对专利进行全面理解。具体而言，由于涉案专利说明书中背景技术仅提到“工作强度高、效率差、难度大”，而发明内容的发明目的或者说技术问题部分记载的是“工作强度低、工作效率高、工作难度低、环保无污染”，且技术效果部分亦记载的是“结构简单、使用方便、工作效率高、环保无污染”，也就是说，说明书中特意强调了电动、电机等电动驱动相关特征的效果，即，环保无污染，故其相当于特意排除了包括燃油驱动相关特征的技术方案。结合其他论据综合评判，最高院在本案审判中同样基于特意排除规则对等同原则进行了限制。

二、对涉案专利的分析

整体而言，上述案例一和案例二的涉案专利撰写质量尚可，但由于存在一定撰写瑕疵，最终导致在专利侵权诉讼中没有达到预期效果。以“后见之明”，结合最高院相关评述，若仅对两个专利的相关内容进行微调，便有很大可能改变最终判决结果。

具体而言，对于案例一，由于涉案专利权利要求1中限定的是“治具托盘（1）的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板（2）边位的边位推拉装置（4）”，且说明书描述其作用为“不仅方便了PCB板的固定与拆装，而且在回流焊锡过程中PCB板边位和角位都得到稳固的夹持”，而由于仅在治具托盘的相对两边上活动安装边位推拉装置，在理论上也可实现对PCB板的稳固夹持。因此，如果将该权利要求中的“每个边上”修改为“至少相对两边上”，就将极有可能使特意排除规则无法适用，从而无法对等同原则形成限制。

并且，由于“至少相对两边上”同时覆盖了涉案专利原始限定的“每个边上”以及被诉侵权产品的“相对两边上”的技术特征，此时甚至连等同原则都不需要，而是可直接认定被诉侵权产品的“相对两边上”落入“至少相对两边上”的范围，即，直接以全面覆盖原则认定侵权。

另外，虽然本案争议在于边位推拉装置的设置位置，但按照上述修改思路，更优的撰写方式还应包括将“治具托盘（1）的每个转角上均活动安装有用于夹持PCB板（2）角位的角位推拉装置（3）”调整为“治具托盘（1）的至少相对两个转角上均活动安装有用于夹持PCB板（2）角位的角位推拉装置（3）”。

更进一步，相应从属权利要求中，可以在“至少相对两边上”的基础上继续限定为“每个边上”，在“至少相对两个转角上”的基础上继续限定为“每个转角上”，并在说明书中对应部分体现进一步的作用和效果。这样可通过独立权利要求获得覆盖多种并列实施方式的保护范围，同时通过从属权利要求体现其中最优或者最能反映原始技术特征的技术方案，使专利能够形成更有梯度的保护。

    对于案例二，由于涉案专利权利要求1中限定了“电动”和“电机”，且说明书中强调的效果包括由其直接带来的“环保无污染”，而由于该绿篱机要解决的核心问题在于如何实现平剪和圆剪二合一，这与具体采用何种驱动方式并不相关。因此，如果将说明书的发明内容中技术问题和技术效果部分的“环保无污染”删除，仅保留与平剪和圆剪二合一功能相关的“工作强度高、效率差、难度大”以及“结构简单、使用方便、工作效率高”，则将极有可能在侵权比对时，认定燃油驱动方式构成电动驱动方式的等同特征，也就是无法通过特意排除规则对等同原则形成限制。

   另外，如果删除该权利要求中的“电动”“电机”等与具体驱动方式相关的技术特征，例如将“电机”调整为“驱动装置”，由于“驱动装置”同时覆盖了涉案专利原始限定的电动驱动装置以及被诉侵权产品的燃油驱动装置，此时同样将不再需要使用等同原则，而是可直接认定被诉侵权产品的燃油驱动装置落入调整后的驱动装置的范围，也就是可直接以全面覆盖原则认定侵权。

    更进一步，可以在从属权利要求中限定“驱动装置”为“电机”，并在说明书对应实施方式部分体现以电机作为驱动装置的绿篱机可以进一步获得“环保无污染”的技术效果。这样可通过不同的权利要求更加丰富、更有层次地体现出发明创造针对不同技术问题作出的贡献，以便获得更为稳定的专利保护。

可以看到，案例一和案例二适用特意排除规则的主要原因在于，权利要求中争议特征的作用或效果在说明书中进行了强调，导致本领域技术人员可能会特意排除无法实现该作用或效果的并列技术特征，进而无法使用等同原则。

    三、对专利撰写的启示

    通过对上述案例一和案例二的分析可知，在侵权比对中是否会适用特意排除规则需要综合考虑权利要求书和说明书中记载的内容，为了避免特意排除规则对等同原则的限制，甚至直接避免使用在认定时可能会存在争议的等同原则，需要在专利申请文件撰写时就予以注意。

整体而言，在拿到交底材料后，需要对技术方案进行深入理解，且至少应明确其中关键技术特征的作用，同时确定核心技术问题。换言之，关键技术特征应是围绕核心技术问题而产生的，或者说，核心技术问题应是基于关键技术特征而确定的，二者是相辅相成的。接着便可基于关键技术特征构思独立权利要求，且基于核心技术问题构思说明书中背景技术或者技术问题、技术效果。确定了关键技术特征和核心技术问题后，通常还会有其他特征以及其他问题，此时可基于其他特征构思从属权利要求，并基于其他问题构思从属权利要求对应的效果。

具体而言，对于权利要求，特别是独立权利要求，由于其中各特征均应为必要技术特征，在构建各必要技术特征时，需要基于其作用考虑是否对具体的特征进行概括以及概括到何种程度。在独立权利要求进行了概括或者并未体现全部技术特征的情况下，需要从下位特征对上位特征支撑或者其他效果的呈现等角度构建各从属权利要求。

对于说明书，特别是技术效果部分，通常应基于权利要求中各必要技术特征的作用及相互关系等进行合理推导，最终得出相应效果，此种方式也有助于反向排查权利要求中各特征是否为必要技术特征，即，在效果推导中若发现哪些特征对取得上述效果没有贡献，则可以判断其为该权利要求中的非必要技术特征，进而考虑是否以删除或上位的方式将其剥离出该权利要求。相应地，体现在背景技术或发明内容中的技术问题应与前述技术效果具有明确对应关系，通常不应纳入不与必要技术特征相关的问题。

通过一简化示例进行说明。交底材料中描述现有技术中两个装置通常为焊接等固定连接方式，不便于维修，而本方案中该两个装置之间为螺纹连接，方便装卸，且给出了螺纹连接的具体结构，另外，由于拆卸该两个装置时，可能会导致外部碎屑进入内部，难以清理，本方案还设置了位于拆卸处的碎屑收集装置。

通过对上述交底材料的分析，结合查新检索。首先，可将螺纹连接确定为关键技术特征，并将维修不便确定为核心技术问题，而碎屑收集装置属于其他技术特征，难以清理内部碎屑是其他技术问题。然后，通过与发明人的沟通或者自行合理扩展，发现卡扣连接也可以起到螺纹连接在本案中使两个装置可拆卸且连接时足够稳固的作用，此时便应将二者共同上位为可拆卸连接。

    更具体而言，对权利要求书，在独立权利要求中限定的必要技术特征包括可拆卸连接，并在不同从属权利要求中分别限定可拆卸连接为螺纹连接或卡扣连接、螺纹连接的具体结构以及还包括碎屑收集装置等内容。对说明书，在背景技术或发明内容的技术问题部分，主要体现与独立权利要求相对应的维修不便的问题，并在发明内容的技术效果部分，基于独立权利要求的必要技术特征进行推导以论述如何实现与上述技术问题对应的效果，且在与相应从属权利要求对应的发明内容或具体实施方式部分体现该从属权利要求对应的问题或效果，例如，可进一步保证连接强度或可有效避免对内部的污染。

简而言之，通过对交底材料的深入理解，确定不同层级的保护范围，并通过不同权利要求的递进或并列关系，以及说明书不同部分与相应权利要求间的紧密对应关系，体现专利保护范围的层次性。通过丰富的、有层次的撰写方式，展现不同技术特征在技术方案中的相应贡献，从而争取更为稳定的专利保护。这样在日后的侵权判定中，便有更大可能覆盖被诉侵权产品的特征，而不会因特意排除规则的适用以限制等同原则。

   四、结语

在实际判案中，论据通常应当是充分且完整的，且影响最终判决结果的因素也有可能是多元的，这导致一个撰写瑕疵并不必然使侵权判定中适用特意排除规则，进而对等同原则形成限制。但是，如果在专利申请阶段，便能对交底材料进行深入分析，并基于分析结果对申请文件的权利要求书和说明书进行撰写，保证必要的对应性以及合理的层次性，则可以尽量避免撰写瑕疵，以呈现高质量专利申请文件。进而在专利侵权诉讼阶段，可以尽量避免特意排除规则对等同原则的限制，甚至避免使用等同原则，而直接基于全面覆盖原则认定侵权，以体现专利价值。

文源：徐师付的知产主义

作者：徐苏明 闫冬 

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