美国专利申请中常见的审查意见简介

    申请人在递交我国专利申请后一般会收到多次的审查意见通知书，如“一次审查意见通知书”、“第N次审查意见通知书”、“驳回决定通知书”等。与我国专利申请的过程类似，美国专利申请递交后，申请人也会收到不同类型的审查意见通知书（Office Action，简称OA）。

   这些常见的OA是什么含义，收到后应采取何种对应措施，是很多申请人都比较关心的问题。在本文中，我们将简单介绍四种常见的美国专利申请OA类型： Requirement for Restriction/Election、Non-final OA、Final OA和Advisory Action，以及这些OA的应对策略，希望对各位申请人有帮助。

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   在了解OA类型之前，我们可以先简单了解美国OA下发所依据的法律法规：

35 U.S. Code （USC）：美国法典第35章，涵盖了美国专利法（U.S. Patent Law）；

37 Code of Federal Regulation（CFR）：联邦法规，涉及专利，商标和版权；

Manual of Patent Examining Procedure（MPEP）：专利审查指南，为美国专利商标局针对专利申请和授权专利有关的程序提供指导。

  限制性要求：Requirement for Restriction/Election

   一、什么是Requirement for Restriction/Election

   Requirement for Restriction/Election（简称Restriction Requirement、RR）就是限制性要求，分为两种：“发明限制”（Invention Restriction）和“类别限制”(Species Restriction)。当审查员认为一件申请存在两件或两件以上独立且不同（independent and distinct）的发明时，就会下发此类审查意见，要求申请人选择其中一件发明对应的权利要求（后面简称为权要）。

   在RR中，“发明限制”是比较常见的情况。当审查员认为专利申请不符合“发明单一性”要求，则会根据他所理解的权要中所包含的不同发明将权要进行分组（groups），然后要求申请人选择一组进行后续审查。

而“类别限制”则是在生物等技术领域出现的概率比较大，当申请记载了多个实施例，而这些实施例在有大量相同技术特征的同时，可能还会有一些不同的特征。为了能够更好地开展针对发明的检索，有时审查员会把不同的技术特征分为不同的类别，以此为基础要求申请人选择其中一个类别作为检索的起点。

   二、Requirement for Restriction/Election的答复期限以及应对策略

RR的答复期限是发文日起2个月（多可延长至发文日起6个月，但需缴纳延期费）。与很多国不同，美国的延期费可以在超答复期限后，与答复一起递交。

   申请人收到RR后，如果认为审查员的RR毫无道理，在回复中可以争辩审查员的RR不够准确。但是不管申请人争辩（with traverse）还是不争辩（without traverse），针对审查员给出的多个发明方案的限制选择，申请人必须择一进行。在有些技术领域的专利实务中，争辩往往会花费大量的时间和精力，而结果却大多不尽如人意，因此律师可能会建议申请人不做争辩。

   从另一方面考虑，收到RR也有益处。当申请人在答复RR时选择其中一件发明（及其对应的一组权要），那么另一（几）组权要可以通过递交分案的形式进一步保护本专利申请。并且由于RR，审查员一般不可以在分案申请中基于母案以重复授权（double patenting）的理由来驳回权要，这也意味着分案申请的保护期限有可能会延长。

关于RR，还有一个小知识与大家分享。RR官文，不同于Non-final OA或者Final OA，不于 action on the merits（基于案情实质的审查），所以收到RR官文，如果申请人有文献需要披露，即使文献已超三个月，也是不需要官费的。对于申请人的IDS义务，如果递交时IDS没有提交文献或者没有完整提交，这个时候补充提交不会收取IDS的费用？

   非终审查意见通知书&终审查意见通知书：Non-final OA &Final OA

   一、什么是Non-final OA &Final OA

Non-final OA（非终审查意见通知书），通常是申请收到的一个OA或是请求继续审查（Request for continued examination， RCE）之后的一个OA，表示审查员一次提出至少一个影响申请获得授权的新问题。

   Final OA（终审查意见通知书）是在申请人在答复先前OA时没有完全解决或克服所有的问题的情况下，审查员下发的终驳回（在少数情况下，申请收到的一个OA是即为Final OA）。

关于OA涉及的实质性驳回，常见的是如下几类：

基于现有技术的驳回 “技术性”驳回

§ 102 驳回：对新颖性的驳回 § 101 驳回：非专利适格客体、缺乏实用性

§ 103 驳回：对创造性的驳回 § 112：缺乏可实施性、缺乏说明书支持

重复授权（double patenting）

   二、Non-final OA &Final OA的答复期限以及应对策略

Non-final OA 和Final OA的答复期限都是三个月，也可以延期三个月（延期需要递交延期费）。

答复Non-final 和Final OA的策略一般有两种方向：修改权要和与审查员争辩（argue）。

如果审查员对引用文献的理解非常合理，或者与审查员访谈后、申请人获悉权要修改的方向，或者为了加速审查过程等，那么申请人可以采用修改权要的方法答复OA。

如果申请人认为审查员的驳回理由不合理，或者认为引用文献非现有技术等，申请人可以采取争辩的方式进行答复。

    当然，申请人还可以在答复中既修改权要，又针对不合理的地方做出争辩。

需要强调的是，一份专利申请在收到Final OA后，从程序角度来说实质审查已经基本结束，权要的内容已基本“锁定”。申请人可以根据答审的不同情况，选择性地借助其他手段进行修改：

如果申请人做出有限的权要修改，特别是缩小权利要求范围，可以直接递交答复或递交AFCP（After Final Consideration Program, 终驳回后再考虑试行计划）；需要注意的是，递交AFCP存在一定限制条件，其申请必须属于以下条件之一：1. 35 U.S.C. 111(a)下的美国外观，专利或者植物申请；2.  已经通过35 U.S.C. 371(c)落地美国的国际申请；3.  35 U.S.C. 371(c)下的续案分案申请。

如果申请人需要引入新的证据或者是大范围的修改权利要求，可以考虑同时递交RCE及相对应的官费；

如果申请人认为与审查员无法达成共识，可以考虑上诉。

   咨询行动：Advisory Action

   申请人对Final OA的答复未能使得申请处于可授权状态，则申请人会收到Advisory Action（简称AA）。需要强调的是，AA可以看作是Final OA的延伸，即AA的答复期限等于Final OA的答复期限（即Final OA发文日起三个月，长可延期至六个月）。所以从答复期限的角度上看，AA更像是审查员告知申请人“您关于Final OA的答复没有通过，申请不能获得授权，请重新答复或者采取其他措施”的一封通知书。

另外，答复Final OA有一个“两个月规则（Two-month rule）”: 如果申请人答复Final OA的时间是在 Final OA的发文日的两个月内，而审查员不同意发出 Notice of Allowance（授权缴费通知书），则审查员签发Advisory Action的时候，需要在AA中指出答复的延期的起始时间；且如果下发AA的时间超过了Final OA之后3个月，延期的起始时间要从AA时间算起。为了方便大家理解，我们针对答复Final OA的两个月规则，简单举个例子。

示例A：某申请在2020.07.01收到了Final OA，申请人在两个月内（即2020.09.01之前）递交了答复。审查员在三个月内（即2020.10.01之前）下发AA，然后申请人在2020.11.10继续答复AA，此时距离Final OA的三个月的答复期限超期两个月（10.1-11.1算一个月，11.1-12.1算一个月），所以需要缴纳二个月的延期费；

示例B：某申请在2020.07.01收到了Final OA，申请人依旧在两个月内递交了答复。审查员在2020.10.12（非三个月内）下发AA，然后申请人在2020.11.10继续答复AA。此时计算延期费与前面不同，前面的延期时间是从Final OA的三个月起算，但是这里延期时间是从AA的发文日即10.12起算，即超期限1个月，只需要缴纳一个月的延期费。

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