巴西新的上诉阶段指南：**专利申请策略

     在减少专利申请积压的持续努力中，巴西推出了新的上诉阶段指导方针，对申请人如何回应审查意见书（office actions）和提出上诉产生了重大影响。这些变化强调全面而有策略的答复，以确保所有异议都得到妥善处理，从而为更高效的专利授权程序铺平道路。上诉阶段指导方针背后的动机可以追溯到2018年左右，当时巴西专利商标局（BPTO）开始发布新规则，旨在简化和加快审查，减少专利申请的等待时间，例如所谓的“初步审查意见”。这些措施和新规则将专利申请的等待时间从9.3年减少到2024年的4.5年。

    在巴西的审查过程中，申请人通常会根据BPTO的出版物遵循特定的论证路线。由于申请专利的过程漫长，需要5—9年的时间，申请人往往先在欧洲、中或美国等其他司法管辖区获得专利。然后，他们会在巴西提交镜像权利要求，以确保相同/相似的范围，从而避免通常在上诉阶段提出新的论据或权利要求。对申请人来说，这种方法成本低、效率高。不过，虽然这种方法有时被允许，但并不普遍。审查员对这种方法不以为然，他们认为在面对与原有权利要求无关的新权利要求和论据时，之前的努力都白费了，而且还增加了评估时间。因此，除非严格遵守新指南的规则，否则不再允许使用这种方法。

了解上诉阶段

巴西专利申请程序中的上诉阶段至关重要。它发生在驳回决定下达之后，由三名经验更丰富的新审查员对审查进行复审。根据新的上诉指南，由于引入了新的概念和可能性，在常规阶段正确答复审查意见书变得更加重要。

行政例外

一个也是关键的改变是引入了行政例外概念。这意味着在整个常规阶段的审查意见答复中，申请人必须在答复中彻底解决审查员提出的所有异议。如果不这样做，申请人很可能无法在以后的程序中处理这些异议。必须以充分的理由对反对意见提出质疑，确保涵盖每一个争议点。

提交修改意见：

在新指南中，起诉期间可用的修改选项至关重要。

常规阶段的修改：

在提交审查申请之前：允许扩大范围和增加新的权利要求类别，以及更多的一般性修改，前提是这些修改得到了初提交申请的支撑。

提交审查申请后：只允许限制或更好地界定客体的修改，这些修改必须在初提交的申请中得到支持。

在上诉过程中，可以随时进行旨在纠正翻译问题的修改。

上诉阶段的修改：

根据新的上诉指南，只允许进行限制性修改，而且这些修改必须在被驳回的权利要求组的从属权利要求中得到明确支持。

此外，这些修改应直接解决常规阶段认定的具体问题或异议，提供能有效克服驳回决定中提到的障碍的解决方案。

常规阶段的重新评估

新指南引入了回到常规阶段重新评估申请的可能性。如果审查员在初审时忽略了具体的论点，申请人可以在随后的常规阶段在审查意见书答复中强调这些要点。突出被忽视的细节将使申请人有机会使其申请重新回到常规阶段，从而有可能重新解决未解决的问题。

但是，如果上诉阶段的审查员认为他们掌握了递交申请决定所需的全部细节，他们就会在上诉阶段处理申请，从而加快程序。

由于分案申请限于常规阶段，因此根据策略，好有机会将申请退回常规阶段。此外，在常规阶段，申请人可以更自由地修改权利要求。因此，在常规阶段继续审查为申请人提供了更多机会。

没有明确的驳回决定期限

与其他一些司法管辖区不同，巴西没有规定颁布驳回决定或发布“驳回意向”通知的具体期限。这里也没有说明何时公布驳回决定。这凸显了将每一次审查意见答复书都视为潜在终答复的重要性。申请人在答复时必须勤勉、全面，以避免任何因疏忽造成的阻碍。

答复审查意见书

有鉴于此，申请人在答复审查意见书时应当：

增加具有基本客体的从属权利要求，可以克服与专利性有关的异议。确保在权利要求中充分定义了你认为对解决未来异议和争论所必需的每一个事项。

添加完全符合或克服常规阶段审查员提出的任何正式反对意见的从属权利要求，确保即使反对意见受到质疑也能完全符合要求。如果审查员驳回了你的论点或理由，加入从属权利要求以解决异议，则可能是另一种选择。这种方法允许您在上诉阶段将从属权利要求中定义的事项作为限制性修改来修改权利要求。

无论反对意见是形式上的还是与专利性相关的，在你的论据中一定要提供不遵守任何反对意见的理由。

理由举例：不必要的条件；不适当的限制；缺乏说明，无法理解所要求的限制必要性；异议不明确。

在常规阶段提出的反对意见并不明确。申请人好把重点放在这种不明确上，以避免日后被排除。

上诉准备

上诉不应被理解为继续审查的机会。上诉阶段主要审查的权利要求组是被驳回的权利要求组。上诉中提交的权利要求组将被理解为备选权利要求组。申请人必须提供不同意驳回决定的理由，因为基于排除原则，遵守驳回决定中所述的理由不会被接受。换句话来说，申请人需要为被驳回的权利要求组提出辩护理由。

可用于规避这种情况的论据包括:

在答复审查意见书时，如果申请人包含克服异议的从属权利要求，则辩称从属权利要求中存在可获得专利的客体，或者所述从属权利要求克服了异议，因此这些权利要求不予考虑。这是一种不同于驳回初始权利要求组，并在上诉阶段作为备选权利要求组予以遵从的解决方案。

此外，根据巴西上诉和行政无效程序总协调局（CGREC）负责人近举办的一次网络研讨会，申请人需要协助上诉阶段的审查员，并在上诉中提出具体要求，如重新制定决定或指出常规阶段的审查错误。这种做法使上诉阶段的审查员在审查时更有针对性。上诉阶段的审查员不会去寻找申请人没有指出的问题。如果有明显的问题，他们会进行审查和处理，但对于更细微的问题，申请人指出这些问题很重要。

    当在上诉阶段提出审查意见书时，一种有效的回应是声称在上诉时没有适用排除原则，然后继续开展程序。但是，申请人必须知道，根据CGREC负责人的说法，只有终被驳回的申请才会在上诉阶段收到这种审查意见书。因此，可以提交更多的修正文件和论据，以尝试克服这种理解。不过，这种机会只适用于2024年4月1日之前公布了审查意见书的申请，不包括初步审查意见书。

新规则的追溯适用

新规则有争议的一点是，即使是根据不同规则提出的上诉，新规则也应生效。鉴于这些规则的追溯适用性，BPTO可能会被多次起诉。申请人会要求按照旧规则审理他们的上诉，因为在上诉阶段有更多允许修改的规则。这些诉求的依据可能是防止任何新立法修改既得权利的条款（《巴西宪法》第5条第36款和《巴西法律入门法》第6条和第23条）。其中一项规定专门针对公共行政部门的新解释和新准则，它要求有一个过渡期，以便修改规定“相称、公平、有效和无害”。

法院很有可能在具体案件中适用这些规定，并可能迫使BPTO适用旧规则。事实上，里约热内卢第25区联邦法院上个月已就案情实质作出裁决，命令BPTO“不得将其新《指南》适用于申请人提交的行政上诉”。

爱德华多．安德烈．布兰当．德布里托．费尔南德斯（Eduardo André Brandão de Brito Fernandes）法官的理由是，“适用新《指南》等于削弱辩护权”。这是一份质疑BPTO发布的关于在上诉阶段遵循和适用指南新规则的裁决。该裁决只涉及并限于该案中的上诉，对BPTO处理其他上诉没有约束力。此外，该BPTO可能会提出上诉。然而，其他上诉人很可能会寻求类似的措施，因为在这个问题上诉诸联邦法院显然可以为需要根据巴西以前的规则对其专利申请进行裁决的申请人提供救济。事实上，已经有其他针对BPTO的令状提交，这表明正如预期的那样，该问题将成为法院的热门话题。基于同样的诉求，这些申请人现在也在寻求一项命令，要求按照以前的规则对上诉进行裁决。

BPTO反过来为新规则的追溯效力辩护，否认其具有追溯效力。BPTO声称，申请人错误地将某些做法视为权利，而根据以前的规则，这些做法实际上是“允许的做法”。BPTO还声称，认为这些新规则具有追溯效力是错误的，因为它们不适用于已经“终裁”的程序。然而，这些诉讼的主张是，巴西法律规定的追溯力规则应适用于上诉提出之时。无论如何，在BPTO看来，在上诉阶段修改诉讼请求的既得权利是根本不存在的。

不过，在上述同一份强制令状中，原告还要求下达一项命令，迫使BPTO在60天内对上诉作出裁决。应该指出的是，联邦巡回上诉法院本身在提交强制令状的辩护状中指出，新规则背后的理念是，除其他外，防止出现违反诉讼合理期限原则的情况，这是巴西的一项宪法原则。BPTO认为，旧规则允许采取某些策略，这些策略使起诉时间超过了应有的时间，从而影响了竞争。

第25区联邦法院批准了原告关于在60天内对上诉作出裁决的请求，并认为这是合理的。联邦法院通常会给予这种救济。有鉴于此，如果一项申请已被起诉了很长时间，就有可能获得一项命令，迫使BPTO在规定的天数内作出决定。因此，这是一个将两种请求结合起来的机会，一种请求是命令在合理的时间内对上诉作出裁决，另一种请求是根据旧规则对上诉作出裁决。

联邦法院仍然随时欢迎寻求申诉的上诉人。与当地的代理人讨论这些策略将有助于了解新规则在待决上诉方面的风险，并明确可用的措施和采取这些措施的正确时机。

对申请人的主要启示

所有异议，无论是正式异议还是基于专利性的异议，都必须得到处理，否则申请人今后很可能无法再提出异议。这是因为BPTO现在明白，申请人已经放弃了处理此类异议的机会。

在答复任何新的后续审查通知书时，强调常规阶段审查员未处理的任何论点，以便申请可以回到常规阶段重新评估。

如果不遵守任何形式或专利性异议，请添加论据，说明不这样做的原因。

添加从属权利要求，其客体可以克服任何专利性或形式上的异议。

追溯性——新指南将追溯适用于所有待决上诉。不过，申请人将有机会在上诉阶段对审查意见书作出回应，以与这些更新的规则保持一致。关于这些规则的追溯适用，特别是关于新指南所允许的上诉阶段的修改类型，正在出现法律挑战。法院正在评估引入的更严格的修改标准是否应取代以前更灵活的规则。

统计洞察力

预计这些指导方针将产生重大影响。统计数据显示，约有7100份上诉申请将受到新指南的影响，这凸显了在常规阶段作出全面和战略性回应的重要性。

做好准备

巴西新的上诉阶段指导方针要求在回应审查意见书时采取细致和战略性的方法。通过全面处理所有异议并利用重新评估的机会，申请人可以更有效地完成专利申请程序。这些变化旨在减少积压，提高专利授权的效率，因此申请人必须相应地调整策略。（编译自ipwatchdog.com）

来源：中保护知识产权网

翻译：吴娴　校对：刘鹏

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