为什么要在专利申请里，同时写产品和方法权要

   案件概述

   涉案专利的名称：罐式容器装配台及装配方法

专利号：ZL201510465803.9

专利申请日：2015年7月31日

专利公开日：2017年2月8日

专利授权日：2019年4月30日

专利权人：集安瑞环科技股份有限公司、中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司、国际海运集装箱（集团）股份有限公司

诉讼过程

   靖江市亚泰物流装备有限公司（以下简称被诉人），在2017年8月购买了一个罐式容器装配设备（以下简称该设备），该设备的制造者为成都焊研威达科技股份有限公司（以下简称设备制造公司） ，销售者为南通汇达智能设备有限公司（以下简称设备销售公司）。

涉案专利的专利权人起诉被诉人，认为在涉案专利授权公告后，被诉人继续使用该设备及实施专利方法的行为构成专利侵权。

   原审法庭判定不侵权。专利权人不服上诉至高法，高法推翻了原审法院的判决。

   本案争议点

原审法院做出不侵权的判决结果，其核心观点是：设备制造公司和设备销售公司在涉案专利临时保护期内生产、销售该设备，购买该设备的被诉人利用该设备进行生产的行为不构成专利侵权。

对此专利权人并不认同，向高法发起上诉。被诉人继续使用该设备及实施专利方法的行为，到底是否可以因为临时保护期，而不构成专利侵权，就成了本案的争议点。

“临时保护期”是本案的关键。我们先来了解什么是临时保护期？

《专利法》第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。

《高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称专利侵权解释二）第十八条一款规定：“权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。”

临时保护期针对的是专利申请公开后、授权前的这段时期。在专利的临时保护期内，如果他人使用了该专利，专利授权后申请人有权向他人索要许可费用，但这不属于专利侵权。

不难看出，临时保护期算是专利侵权的一种例外情况。

如果读者阅读过我们之前的文章《用落入专利保护范围的设备进行制造，构成侵权吗？- 高法专利判例解读之4》（点击阅读），应该知道，专利侵权还有一种例外情况——先用权。那先用权和临时保护期有何区别呢？

直接的区别是时间。先用权针对的是专利申请日前，这与临时保护期不同。

本案高法并没有因为临时保护期，而给出不侵权的判决结果。判决中虽然提到了制造或销售该设备的公司没有支付或者书面承诺支付使用费的问题，但是就这个案子而言，高法的结论是根本就不符合临时保护期的另一个关键条件。

那另一个关键条件是什么呐？

仔细对比一下临时保护期与先用权的法条，可以发现，除了时间之外，两者还有其他的关键区别。

关于临时保护期，《高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下文简称“专利侵权解释”）第十八条第三款规定：发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持。

关于先用权，《专利法》第75条第2项规定：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

即其他关键区别在于：临时保护期只针对产品，而且是使用产品（而非制造产品）的继续行为；但先用权针对产品和方法，而且对产品而言，除了使用产品的继续行为以外，还包括制造产品的继续行为。

关于临时保护期，高法也明确指出，“该条规定旨在免除特定情形下，在发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的而实施专利技术方案的行为的侵权责任。该特定情形具体需满足如下两个条件：一是仅适用于产品专利的非制造行为，即仅针对的是使用、许诺销售、销售在发明专利临时保护期内已由他人制造、销售、进口的产品的行为，而不能扩大理解为也包括在专利授权后继续实施专利方法的行为。”

由此可见，临时保护期的另一个关键条件是：仅针对产品。

临时保护期之后继续使用专利权保护的产品，才受临时保护期的庇护。

本案中，涉案专利的保护范围由两组权利要求构成，一组是产品权利要求，另一组是方法权利要求。该设备的结构特征落入了产品权要保护范围，被诉人利用该设备制造罐式集装箱的方法落入了涉案专利的方法权要保护范围。

被诉人继续使用该设备对应的方法来生产，就不受临时保护期的庇护，会构成专利侵权。

我们设想下，假设本案被诉人支付了临时保护期的使用许可费，同时涉案专利中没有与产品对应的方法权要，结局会是如何？

专利权人只能懊恼后悔没有布局方法权要，因为被诉人可以继续使用产品以及对应的方法来生产，还不会被认为侵权。

原创 知研团队

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