聊聊美国专利法中的功能性限定

    一、定义在35USC112（f）段描述了功能性限定的权利要求。

    (f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

    关于组合发明，权利要求中可有一部分说明实现特定功能的方法或步骤，而不用细述其结构、材料或者作用，这种权利要求说明应该被解释为已经包括说明书及类似文件中所记述的相应的结构。举例：一种锤子，包含：锤头，锤柄，以及用于附连锤头和锤柄的装置。

这里的“用于附连锤头和锤柄的装置”就是一种功能性限定。

   二、功能性限定的范围

  1、说明书控制权利要求的范围（这一点和专利的实践是类似的）附带条件是，此类权利要求的广义字面语言的应用必须仅于那些与专利说明书中所示的实际手段‘等同’的手段。这是等同原则在限制性作用下的应用，缩小了广义字面权利要求的应用范围。

具体可以参见之前的一篇文章。美国专利法（十七）--侵权（2）

  2、如果说明书中充分公开功能性限定的结构（例如仅仅公开了一个通用的计算机）则权利要求可能会被因为“不清楚”而被判无效。

这一点与专利法也类似，这种情况是违反专利法26.4款的。《专利审查指南2023》规定：

通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者

效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实

验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证

的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理

   解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，

或者所属技术领域的技术人员有充分理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解

   决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。

在上面的例子中，为了确定“用于附连锤头和锤柄的装置”，USC112条规定了从说明书中确定该功能性限定的保护范围。假设说明书中包含短语“锤头和锤柄可借助钉子或螺栓连接”，则上例中的权利要求1就被解释为“一种锤子，包含：锤头，锤柄，以及用于附连锤头和锤柄的【钉子、螺栓及其等效物】”。具体判断权利要求的保护范围时，根据“钉子、螺栓及其等效物”可以判断螺钉连接的锤头和锤柄落入保护范围，而通过胶水粘结的锤头和锤柄将不能视为权利要求的等效物从而不落入保护范围。三、USPTO什么情况下适用功能性限定

MPEP 2181中规定了：Accordingly, examiners will apply 35 U.S.C. 112(f)

or pre-AIA 35 U.S.C. 112, sixth paragraph to a claim

limitation if it meets the following 3-prong analysis:

审查员将采用35 U.S.C.

112（f）或pre-AIA 35 U.S.C. 112(f)如果满足下面三个条件。 (A) the claim limitation uses the term “means”

or “step” or a term used as a substitute for “means”

that is a generic placeholder (also called a nonce

term or a non-structural term having no specific

structural meaning) for performing the claimed

function;

权利要求限制使用术语“手段”或“步骤”，或用作“手段”替代品的术语，该术语是用于执行所要求的功能的通用占位符（也称为随机数术语或没有特定结构含义的非结构性术语）

 (B) the term “means” or “step” or the generic

placeholder is modified by functional language,

typically, but not always linked by the transition

word “for” (e.g., “means for”) or another linking

word or phrase, such as "configured to" or "so that";

and

“…的装置”、“…的步骤”，或通用占位符得到功能性语句的修饰，通常通过转换词“for”（例如，“means for”）或其他连接词或短语连接， 例如“配置为（ configured to）”或“以便（ so that）”(C) the term “means” or “step” or the generic

placeholder is not modified by sufficient structure,

material, or acts for performing the claimed function.

“…的装置”、“…的步骤”，或通用占位符未被充分的结构、材料或用于执行所要求功能的行为所修饰。可援引35U.S.C112（f）或pre-AIA

35 U.S.C. 112 第6段的非结构性通用占位符的不完整清单

：“…的机制”（“mechanism for” ）“…的模块”（“module for” ）“…的装置”（“device for” ）“….的装置”（“unit for” ）“…的部件”（“component for” ）“…的元件”（“element for” ）“…的构件”（“member for” ）“…的设备”（“apparatus for” ）“…的机器”（“machine for” ）“…的系统”（“system for.”）。四、功能性限定对计算机类发明的挑战针对35U.S.C.§112（f）所提出的“说明书中描述的相应结构、材料或行为”，基于计算机的发明将面临额外的挑战。（参见MPEP2181 B. Computer-Implemented Means-Plus-Function

Limitations）

直接举一个例子，Aristocrat一案中，权利要求1有一个技术特征“游戏控制装置，用于控制在显示装置上显示的图像”。

专利权人认为，说明书中包括的短语“借助适当编程的任何标准微处理器基础游戏机”是满足35U.S.C.§112（f）的充分结构。

联邦法院驳回了Aristocrat的论点，认为该短语只描述了一台通用计算机，并且不具有用于执行所要求保护的功能、将通用计算机转变为专用算机的特定算法，因此该权利要求被认定为无效。In cases involving a special purpose computer-implemented means-plus-function limitation, the Federal Circuit has consistently required that the structure be more than simply a general purpose computer or microprocessor and that the specification must disclose an algorithm for performing the claimed function。具体，怎样才算公开了一个算法呢，MPEP2181援引Finisar案中的裁判观点：An algorithm is defined,for example, as “a finite sequence of steps for solving a logical or mathematical problem or performing a task.” Microsoft Computer Dictionary,Microsoft Press, 5th edition, 2002. Applicant may express the algorithm in any understandable terms including as a mathematical formula, in prose, in a flow chart, or “in any other manner that provides sufficient structure.” 例如，算法被定义为“解决逻辑或数学问题或执行任务。”《微软计算机词典》，微软出版社，2002年第5版。申请人可以用任何可以理解的术语来表达算法包括数学公式、文本（我认为可能是伪代码之类的）、流程图或“提供足够结构的任何其他方式”。

同样的，在定义了算法使得满足112（f）的要求后，权利要求的保护范围也是该算法及该算法的等效物。

在Blackboard案中，MPEP2181还指出：In addition, merely referencing a specialized computer (e.g., a “bank computer”), some undefined component of a computer system (e.g., “access control manager”), “logic,” “code,” or elements that are essentially a black box designed to perform the recited function, will not be sufficient because there must be some explanation of how the computer or the computer component performs the claimed function.此外，仅仅引用专用计算机（例如“银行计算机”）、计算机系统的一些未定义的组件（例如“访问控制管理器”）、“逻辑”、“代码”或本质上是设计用于执行所述功能的黑匣子的元素是不够的，因为必须对计算机或计算机组件如何执行所要求的功能进行一些解释。例如：在Blackboard案的权利要求 1 提到了技术特征 “means for 

assigning.”专利权人认为相应的结构是“访问控制管理器”或“ACM”。法院将ACM等同于执行分配功能的“黑匣子”，认为这是不清楚的。五、更多的示例

在Williamson案中，权利要求8：一种用于在耦合到网络的多个计算机系统之间进行分布式学习的系统，该系统包括：…  分布式学习控制模块，其用于接收在演示者和观众计算机系统之间传输的通信、用于将通信中继到接收通信的目的计算机系统，并用于协调流数据模块的操作。法院认为，分布式学习控制模块是一个功能性语句，“分布式学习控制”并没有将相应的功能赋予模块，所以说明书中必须公开执行如下功能的结构：

–接收演示者和观众计算机系统之间传输的通信;

–将通信中继到接收通信的目的计算机系统; 和

–协调流数据模块的操作。

    该案中因为相应的结构并未得到披露，权利要求8因为不清楚而被判无效。

需要注意的是，并不是所有的功能性限定都需要限定并披露相应的结构，例如在In re Katz案中， general purpose computer is usually only sufficient as the corresponding structure for performing a general computing function (e.g., “means for storing data”), but the corresponding structure for performing a specific function is required to be more than simply a general purpose computer or microprocessor。通用计算机通常仅足以作为执行通用计算功能的相应结构（例如，“存储数据的装置”），但执行特定功能的对应结构需要不仅仅是通用计算机或微处理器。

原创 如磐笃行

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