什么是美国专利审查意见中的限制性要求

     什么是RR？RR是美国特有的制度，其出发点是为了不给审查员增加过多的检索负担。它与我国单一性问题的差别在哪里呢？其实二者没有显著差别。只是在成本上，相比于我国的单一性问题，申请人可能要支付高得多的费用来应对美国的RR。因为实务中，很多美国代理所不会主动调整权要以避免单一性问题，而是在后续答复RR时，收一笔不低的费用。因此，想要免花这笔“冤枉钱”，申请人就需要避免收到RR。当一项专利初审合格后，审查员通常会在进入实质审查前先对其“是否符合美国专利法121条”进行审查。      35 USC 121: If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions.如果在一项申请中主张了两项或多项独立且不同的发明，审查员可以要求申请限制为其中一项发明。121条的审查有两种结果。如果符合以下两点，审查员就会下发限制性要求的审查意见（称为“RR”）：同一申请中的不同的发明/类别之间independent（独立）或者distinct（不同）；对该申请进行检索和审查会对审查员造成严重负担。反之，申请会直接进入实质审查。

    对于第二点，审查员一般会在RR官文中给出造成严重负担的原因。一点才是申请人应当了解的重点。其中，独立是指所要保护的发明/类别之间没有公开的关系。即它们在设计（design）、操作（operation）和效果（effect）上均没有联系。例如，工艺和不能用于实践该工艺的设备是两个独立发明。不同是指相关但不同。如果所要保护的发明/类别在设计、操作或效果中至少有一项没有关联（例如，通过实质上不同的过程制造或使用），并且其中至少一项发明/类别相对于另一项发明/类别具有可专利性（尽管它们相对于现有技术可能都不可专利），则两个相关的发明/类别不同。综上所述，要想避免收到RR，应当避免同一申请中存在不同或独立的发明/类别。这一步好在正式递交申请前完成。但如果后续收到RR了怎么办呢？实践中，审查员下发的RR有两种类型：发明限制和类别限制。接下来，我们分别来讲讲这两种类型及其应对方式。RR的两种类型一种  发明限制Invention Restriction简单来说，发明限制就是要求将申请限于一项发明，来看看发明限制的相关法条：37 CFR 1.142  Requirement for restriction：(a) If two or more independent and distinct inventions are claimed in a single application, the examiner in an Office action will require the applicant in the reply to that action to elect an invention to which the claims will be restricted, this official action being called a requirement for restriction (also known as a requirement for division).(a) 如果在一份申请中要求两项或多项独立且不同的发明，审查员将在官方行动中要求申请人在答复中选出一项将权利要求限制于其上的发明，这一官方行动被称为限制要求（也称为分案要求）。从审查管理的角度而言，审查员需要对申请里的权要进行检索，如果一件申请中包含多件发明，那无形中就增加了审查员的检索负担。在遵守法律的同时，USPTO使用RR就可以防止这种情况的发生。当审查员做出了“发明限制”时，他会根据他的理解，将一个申请中不同发明的权要进行分组。在RR官文中，有些审查员会明确告知每件发明对应的权要，而有些审查员只会指出不同的发明，但不明言每个发明对应的权要。还需要注意的是，有时审查员也可能会犯错，即其描述的发明和权要不对应。

    因此不管是哪种情况，申请人都需要仔细研读RR官文，然后在几组权要中选择一组进行审查。“RR类似我国单一性问题”，其实指的就是发明限制类似单一性审查。还需要指出的是，美国对发明单一性的尺度把握是比较严格的，在我国申请或PCT申请中没有单一性问题的权要组，往往会在美国申请中遭遇RR。实务中，美国RR中经常会出现这样的情况，一组是关于产品的发明，另一组是关于其相关方法的发明，如下图所示：    第二种  类别限制Species Restriction类别限制就是要求将申请限于一个类别，我们来看看类别限制相关的法条：37 CFR § 1.146 Election of species：In the first action on an application containing a generic claim to a generic invention (genus) and claims to more than one patentably distinct species embraced thereby, the examiner may require the applicant in the reply to that action to elect a species of his or her invention to which his or her claim will be restricted if no claim to the genus is found to be allowable.在对包含针对一般发明（属）的一般权利要求以及其中涵盖的一个以上可获得专利的不同类别的申请进行一次审查时，审查员可要求申请人在对该审查的答复中选择一个类别，如果发现没有针对该属的权利要求可获准，则其权利要求将限制在该类别上。类别限制是比“发明限制”更为微妙的情况。当申请说明书中记载了多个实施例，而这些实施例在有大量相同技术特征的同时，可能还会有一些不同的特征。为了能够更好（更省时）地开展针对发明的检索，有时审查员会把不同的技术特征分为不同的类别（species），以此为基础要求申请人选择其中一个类别作为检索的起点。例如，在一件生物技术发明的申请中，当有三种DNA序列可以完成相同的功能时，审查员有时会以此为基础分成三个类别，并要求申请人选取其中一个，审查员会以此开始检索。又例如，权X是设备的控制系统，权Y是设备的结构及其控制系统，此时也可能被认为不属于同类别，要求申请人做选择。在“发明限制”中，各个发明对应的权要不会有重合；而在“类别限制”中，很多时候某权要会包括不止一个类别，这样的权要被称为“通用权要”（generic

claim）。RR的答复和应对RR通常在实质审查前作出，但也可能在终驳回（FOA）之前的任何时间提出。而申请人收到RR后，需在RR的发文日起2个月内做出答复。该期限多可延长至发文日起6个月，如延期则需要缴纳相应的延期费。需注意，一份RR可能只包括“发明限制”和“类别限制”两者之一，也可能两者都包括。当两者都包括的时候，申请人要逐一答复。一般情况下，不论是“发明限制”还是“类别限制”，申请人需要针对每种限制做出唯一的选择。选择后，被选中的那项发明/类别会成为后续审查的基础。那么未被选择的那些会怎样呢？对于“发明限制”，申请人在选择了其中一件发明（及其对应的一组权要）后，其余的权要将被视为撤回（withdrawn）。根据 37 CFR 1.142(b)

，审查员会撤回所有未针对选定发明的权利要求，不再对其进行进一步审查。(b) Claims to the invention or inventions not elected, if not canceled, are nevertheless withdrawn from further consideration by the examiner by the election, subject however to reinstatement in the event the requirement for restriction is withdrawn or  overruled.(b)未被选中的发明的权利要求如果没有被取消，则审查员仍会根据选中撤回对该权利要求的进一步审议，但是，如果限制要求被撤回或驳回，则该权利要求可以恢复。但是，这样的“撤回”（withdrawn），从性质上来说和“取消”（cancelled）是不一样的。在少数情况下，这样撤回的权要还可以加回正式审查的权要组中，这种情况被称为“重加”（rejoinder）。遗憾的是，在多数情况下，被撤回的权要终会被取消，但这也不是说申请人被迫完全放弃这些权要了。基于美国极其灵活的分案续案制度，被撤回的权要可以在分案或续案申请中再次提出，并寻求进一步的专利保护。对于在母案中答复了RR的申请，其重要的好处是，审查员一般不可以在分案申请中以重复授权（double

patenting）的理由来驳回权要，这也意味着分案申请的保护期限有可能会延长，因为它的保护期是从分案递交日期算起，而非母案递交日期。对于“类别限制”，前面提到，如果申请中有一个或多个权要包含2个或2个以上的类别，那么这些权要就会被视为通用权要（generic

claim），在选择类别时，通用权要和涵盖所选类别的其他权要会被选中，而其余的权要也将被视为撤回。但是，如果审查员在后续的审查中认为通用权要是可授权的，则可以将撤回的权要重新加入到当前的申请中，使更多的权要得到授权。现在，问题来了，难道RR只能接受和选择，不能抗辩吗？根据37

CFR § 1.143的规定：If the applicant disagrees with the requirement for restriction, he may request reconsideration  withdrawal or modification of the requirement, giving the reasons therefor.In requesting reconsideration the applicant must indicate a provisional election of one invention for  prosecution, which invention shall be the one elected in the event the requirement becomes final The requirement for restriction will be reconsidered on such a request. If the requirement is repeated and made final the examiner will at the same time act on the claims to the invention elected.如果申请人不同意限制性要求，可以请求重新考虑并撤回或修改该要求，并说明理由。在请求重新考虑时，申请人必须指明一个暂时选择的发明进行审查，如果限制性要求终被维持，该暂时选择的发明将作为正式选择的发明。审查员将在收到此类请求后重新考虑限制性要求。如果限制性要求被再次提出并终确定，审查员将在同一时间对所选的发明进行审查。

    可见，申请人是可以抗辩的，但选择是不可避免的。即使申请人认为审查员的RR毫无道理，也是在选择之后指出审查员的RR不够准确。根据USPTO的规定，如果申请人对RR的回复是有争辩（with

traverse），审查员需要进一步对争辩做出回应。回应的结果有两种可能。一种是，审查员同意自己出了错，他会在下一次审查意见中明确说明全部或部分撤回限制要求，并指明恢复哪些组。但更可能的是第二种，审查员发出Final

RR，还坚持自己之前的RR是正确的。申请人在收到Final RR后，可以向USPTO提出申诉（petition），由USPTO相应的技术中心（technology center）决定是否维持RR决定。能够提出petition，这就是进行争辩的主要好处。因为USPTO的规定是petition必须要以抗辩为前提，换句话说，如果答复RR的时候没有提出抗辩，后续是不能提出petition的。但申请人必须表明选择，如果限制性要求终仍被维持，那么这个暂时选择的发明/类别将成为终的选择，审查员将对暂时选择的进行审查。根据实务来看，多数情况下（即RR不算离谱的时候），建议申请人好选择不做争辩（without

traverse）。因为即便做出争辩，成功的概率也比较低，在能够递交分案的情况下不算是一个好的选择。

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