美国专利无效途径：单方再审程序（Ex Parte Reexamination）

     EPR是什么来看看相关法条，37CFR 1.510：     Any person may, at any time during the period of enforceability of a patent, file a request for an ex parte reexamination by the Office of any claim of the patent on the basis of prior art patents or printed publications cited under § 1.501.在专利可执行期间的任何时间，任何人都可以向专利局提出请求，要求其根据§1.501引用的现有技术专利或印刷出版物对该专利的任何权利要求进行单方面再审。单方再审程序是在美国专利商标局一个名为再审单位（Central Reexamination Unit, CRU） 进行的，该单位主要由经验丰富的审查员组成。那么单方再审程序为什么叫“单方”呢？

    因为正式进入本程序后，只有专利权人可以继续参与。具体而言，在请求人提出书面说明申请再审后，专利权人可回应请求人的说明，请求人也可针对专利权人的回复提出回应；但之后，如果USPTO正式开启再审，则请求人就再也无法介入再审程序，参与再审的人仅于专利权人与USPTO的审查委员。EPR的无效理由通过EPR无效专利时，无效理由仅于基于现有技术的新颖性和创造性问题。

    更准确地说，请求人需要确定新发现的现有技术产生了实质性的可专利性新问题（substantial new question，SNQ），审查员才会同意进入再审程序。注意：这里所说的“新发现的现有技术”包括现有技术专利或印刷出版物，且这些现有技术是先前未被审查员考虑过的参考文献，才可以用于支持SNQ。

    但如果是从新的角度来说明问题，即使以前被审查员考虑过的参考文献也能用来支持SNQ。EPR的请求人EPR的请求人不受限制，且可匿名。实务中，EPR多由第三人提出，目的是无效目标专利。但有时专利权人也会针对自己的专利提出EPR，目的是使用EPR来测试（或改进）已颁布的专利。EPR的提出时间EPR可以在专利可执行期的任何时间提出。可执行期通常是在专利权到期日上加 6 年，但如果存在未决诉讼，则该期限可以延长。具体而言，如果在诉讼时效内提起诉讼，只要专利仍然可执行，还可以在诉讼时效过后提出再审请求。EPR的费用请求人提出单方再审请求时，需要一并缴纳再审请求费。

    因为EPR请求人在整个程序中的参与有限，所以需要支付的服务费远远低于授权后复审程序(Post-Grant Review，PGR)和多方复审程序（Inter Partes Review，IPR)，如下：（备注：uspto每年会进行调费，新版本的费用请以uspto官网为准。）EPR的限制EPR主要有三大限制。

其中两个是对于专利权人而言的：

①单方再审中，专利权人不能提出继续审查请求（RCE）；

②专利权人也不能通过修改扩大权要范围。

     第三个限制是对于请求人而言的：如果对审查员终的决定不满，只有专利权人可以提出上诉，第三方请求人不能提出上诉，也不得参与专利权人的上诉。EPR的时间脉络请求人提出再审请求之后：第3个月：提出再审请求日起3个月内，CRU需要决定，在考虑或不考虑其他专利或印刷出版物的情况下，请求是否提出了影响专利权利要求可专利性的实质性新问题，是否批准或驳回该再审请求。注意：即便专利或印刷出版物先前已被审查员引证或考虑，也不排除存在新的实质性可专利性问题的可能。

    第4个月：如果请求被驳回，请求人有1个月的时间申请复议。第5个月：如果请求被批准，专利权人在CRU发出的决定副本送到或邮寄日起不少于2个月的合理期间内，可以提出有关该问题的声明，包括修正其专利或提出新的权利要求。第7个月：如果专利权人决定提交声明，则需要立即将声明副本送达再审请求人，再审请求人有2个月时间提交回复声明。接下来，专利再审的审查员会按一般专利审查方式来审查SNQ与专利之间的关系，并下发相应的审查意见：第8-12个月：专利权人将至少有30天的时间对专利局的任何审查意见作出回应。如专利权人对再审结果不满意，可以向USPTO专利上诉委员会提出上诉，如对上诉委员会判决不满意，还可以再向联邦法院提出诉讼。注意：再审请求人没有上诉权利。

    但是，请求人可以在其他程序中重提本程序中未被接受的无效理由。申请资料准备      1. Cover sheet (PTO/SB/57)a)指出需要被再审的专利，指明需要被再审的权要；b)请求者身份（可选）；c)费用信息；d)专利权人的联系地址；e)相关诉讼；

   2. 再审请求说明a)一份声明，指出基于现有技术专利或印刷出版物的每一个SNQ；37 C.F.R. §1.510(b)(1).b)标识清楚需要被再审的每项权要；37 C.F.R. §1.510(b)(2).c)详细说明如何将现有技术应用于每项权利要求。37 C.F.R. §1.510(b)(2).d)无IPR（双方复审）、PGR（双方重审）或 CBM（商业方法授权后复议程序） 禁反言的证明。37 C.F.R. §1.510(b)(6).e)建议对每个交上去的文件进行单独编号。f)建议交一份根据专利权人在另一项关于权利要求解释的诉讼中提交的任何陈述，来解释如何据此来理解权利要求。

    3. 其他支持性证明文件a)现有技术专利或印刷出版物的副本，附上非英文文献必要的英文翻译；37 C.F.R. §1.510(b)(3).b)一份IDS，列出所有再审请求中列出的文献；c)待再审的“整个专利”的副本，包括所有证书和免责声明；37 C.F.R. §1.510(b)(4).d)对于第三方请求人，被送达方的姓名及地址，如果无法送达，则必须向USPTO提供副本；37 C.F.R. §1.510(b)(5).案件过程：2021年9月，一位做跨境电商的企业计划将一件产品上架亚马逊时，发现竞争对手有一件相似度极高的美国专利。于是该企业委托我们，想办法无效这件专利。

    2021年10月，经过接近半个月的检索、对比，我们准备好了无效对方专利的证据材料，并向USPTO提交了单方再审请求。值得一提的是，此次提交的证据比较详实、有力，我们预判对方公司辩驳的空间比较小。2021年12月，收到了USPTO发出的Order Granting Request For Ex Parte Reexamination（再审请求批准书）。2021年12月-2022年2月，对方公司及其专利权人和代理人一直未作出回应。2022年6月，USPTO发出了非终审查意见（NFOA），指出“结合第三方（即我方）在请求书中列明的现有技术，该美国专利有新颖性问题”，并要求对方专利权人或代理人在NFOA发文日起2个月内作出回复。但USPTO一直未收到专利权人或代理人的回复。

    2022年10月，USPTO发出了Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate，并于之后一个月发出Ex Parte Reexamination Certificate。至此，本案胜局已定。前面说过，单方再审程序的关键的特点是：请求人在后续环节没有办法持续参与，事实上这也是它大的缺点。如果请求人对审查员终的决定不满，也不能提出上诉。因此，虽然EPR费用低、灵活大，但是它并不适合所有情形。那么ERP适用什么情形呢？它更适合能找到强有力的新的现有技术文献的情形。换句话说，就是证据详实有力。证据很强，甚至有希望实现“一剑封喉”的效果，这种情况使用单方再审程序无疑是具性价比的选择。

来源：知研团队 知产观察力   免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。