如何在美国抢占专利申请日

    想申请美国专利，但准备不够充分；或者还没想好要不要申请，但又怕拖延太久，被竞争对手抢了先。这时候该怎么办呢？其实，企业可以通过提交“美国临时申请”先抢占一个更早的申请日，再徐徐图之。美国临时申请是什么？

   01.只是申请，不能授权美国临时专利申请（Provisional Patent Application, PPA，简称“临时申请”）只是一种“临时的申请”。换句话说，它本身只能是申请，不能授权成为专利权。大家首要明确这一点。

   02.是一种“占位”制度临时申请是申请人在提交正式专利申请之前，先提交的一种简化申请。其简化之处在于，它不要求严格按照美国正式专利申请的规范准备申请文件。而是使申请人在没有正式的权利要求、誓言或声明、或任何信息披露（现有技术）声明的情况下提交专利并获得申请日，这种行为在正式申请中通常是不允许的。提交后，临时申请不会进入实质审查，更不会获得终授权，它仅可为申请人抢占申请日，并争取到12个月的优先权期限。简而言之，临时申请就是一种程序简单的“占位”制度。

   03.具有保密性临时申请的“占位”除了简单外，还具有保密性。根据35 U.S.C. 122（b)(2)(A)的规定，临时申请不会被公开。  (A) An application shall not be published if that application is—(iii) a provisional  application filed under section 111(b);机译：(A) 如果申请属于以下情况，则不得公布：(iii)根据第 111(b) 条提交的临时申请；

    具体而言，在12个月期限内，如果申请人未提交正式申请来“连接”临时申请，则此临时申请不会被公开。但是，如果申请人在12个月期限内递交了正式申请，并成功地“连接”了临时申请，则在优先权日起18个月后，当正式申请被公开时，临时申请会作为优先权文件而被公开。什么情况适用临时申请？无论是申请时间不够充分、技术资料不够完善的申请人，又或是技术更新换代较快、竞争激烈又有美国专利需求的企业，都可以通过简单、便宜的临时申请先抢占“申请日”，后续再转化为正式申请。

   那么要想走临时申请，企业该怎么做呢？

   临时申请的流程

   01.准备申请文件准备文件前，申请人需注意：只有发明专利可以提交临时申请，而外观专利是不属于临时申请的范畴的。前面说过，临时申请不需要正式的权利要求、誓言及声明。因此，申请人只需准备一份简单的说明书或技术交底书，以及必要的附图和发明人信息即可。关于说明书详细要求请移步至5-申请文件要求部分查看。标明发明人信息时，申请人需注意：如果临时申请中有多名发明人，则每一位发明人都必须单独或共同对该临时申请中披露的发明作出贡献，并且该临时申请将被视为“联合申请”。

   02.递交临时申请准备好文件后，申请人就可以向美国专利商标局（USPTO）提交临时申请了。提交后，申请人会获得申请日。实务中，申请人通常是在产品/技术公开前提交临时申请的，这是为了避免公开的产品/技术影响专利授权。那么问题来了，产品/技术公开后，还能提交临时申请吗？可以，根据35 USC 102的规定，临时申请还可以在申请人公开产品后 12 个月内提交。换句话说，临时申请也能享受到一年的美国宽限期。35 USC 102：(b)  EXCEPTIONS.—(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained  the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.机译：

(b) 例  外情况—(1) 在所要求保护的发明的有效申请日前一年或一年以内作出的披露。— 在所要求保护的发明的有效申请日前一年或一年以内作出的披露，如果符合以下情况，则根据第(a)(1) 款，不属于所要求保护的发明的现有技术：(A)披露是由发明人或共同发明人或从发明人或共同发明人直接或间接获得披露主题的其他人作出的；或(B)披露的主题在披露之前已由发明人或共同发明人或从发明人或共同发明人直接或间接获得披露主题的其他人公开披露。另外，对于想申请美国专利的申请人而言，如果发明地点不在美国，还需要先向知识产权局提交保密审查请求，确保发明不会泄露。关于保密审查的介绍，

    03.等待12个月的待决期前面说过，临时申请可以为申请人抢占申请日。具体而言，它可以为申请人争取到12个月的优先权期（也称待决期）。注意：12个月的待决期不可延长，起算点为临时申请提交日。在此期间，申请人需要准备后续的正式申请文件，还可以对申请做进一步规划。但在12个月届满前，必须将临时申请转化为非临时申请（正式申请），以“连接”临时申请并享受其申请日。如果在这12个月内未能提交正式申请，“临时专利”将自动失效。问题来了，错过了12个月待决期就真的无法挽回了吗？也有例外。如果正式申请是在临时申请提交日起 12 ~ 14 个月之间提交的，则可以通过提交可授权的请愿书来恢复临时申请的好处。该请愿书需包括一份声明，用于说明正式申请的延迟提交是无意的，并需支付请愿费。但需注意，提交请愿书后并非一定能恢复临时申请，因此建议申请人严格把控提交正式申请的时间。

   04.转换为正式申请申请人需要在12个月待决期届满前，将临时申请转化为正式申请。理论上有两种转化方式。方式1：在12个月届满前，根据37 CFR 1.53(b)，通过提交转化请求和37 CFR 1.17(q)规定的处理费，直接将临时申请转换为非临时申请。方式2：在12个月届满前，提交新的、完整的非临时申请，相应的非临时申请必须包含或修改为包含对临时申请的具体引用。然后根据35 USC 119(e)，要求获得该临时申请的优先权。实务中，绝大多数申请人会选择方式2来进行转化。这是因为通过方式2，专利终的保护期会更长。

   具体而言，方式1的专利期限是从临时申请的原始申请日起算，而方式2通过先提交临时申请，然后提交引用该临时申请的相应正式申请，专利期限终点可能会延长多达 12 个月。更重要的是，大多数临时申请的说明书都相对粗糙。权要的构建和说明书描述支撑等，通常都达不到正式申请的要求。

   通过方式2转化正式申请时，需注意，若正式申请（包含权要）遗漏了对临时申请的具体引用，则需要修改为引用临时申请。此处修改的期限为正式申请提交日起4个月内，或在先提交的临时申请提交日起16个月内（以较晚时间为准）。还需注意，转化正式申请时，正式申请必须至少有一个与临时申请中指的发明人共同的发明人，才能享受临时申请申请日的利益。临时申请的两大限制限制1：正式申请需要得到先前临时申请的支撑。MPEP 211.05：Under 35 U.S.C. 119(e), the written description and drawing(s) (if any) of the provisional application must adequately support and enable the subject matter claimed in the nonprovisional application that claims the benefit of the provisional application.机译：根据35 USC 119(e)，临时申请的书面说明和附图（如果有）必须充分支持和实现要求临时申请利益的正式申请中要求保护的主题。换句话说，未被包含在临时申请中的技术内容，是不允许出现在后续正式申请中的。

   由此可见，临时申请在于“全”而不在于“精”。若临时申请不够“精”，还可以在正式申请阶段进行修改；但若是不够“全”，想要在正式申请中补全，是不被允许的。因此，建议申请人在准备临时申请时，保证发明的关键技术特征和准备公开的内容都涵盖在说明书中，然后在这个前提和申请时间的限制下，尽量将内容写全。因为临时申请递交后不能修改，正式申请又必须要有临时申请的支撑。那么万一临时申请有技术遗漏，或之后又有新的相关技术内容出现，就只能放弃？其实，还可以继续递交新的临时申请，再将多个临时申请转化为同一个正式申请。但转化期限需要以早的临时申请为准。

   限制2：临时申请不能享有先前提交的申请（无论是国外申请还是国内申请）的利益。换句话说，临时申请不能通过引用之前提交的其他申请，来获得其他申请的优先权日期。比如，基于优先权申请美国专利，当国内优先权期限马上到期，而正式申请文件又没有准备好时，申请人不能通过美国临时申请来要求国内优先权的日期。这是因为临时申请只适用于首提交的情境下，目的是为发明提供一个早期的申请日，而不是用来延续或关联其他之前的申请。但，临时申请转化的正式申请可以同时享有临时申请和其他正式申请的利益。换句话说，申请人提交正式申请时，可以同时要求临时申请和其他正式申请的优先权。37 CFR 1.78(d)(5)：Cross-    references to other related applications may be made when appropriate  (see § 1.14), but cross-references to applications for which a benefit is not claimed under title 35, United States Code, must not be included in an application data sheet (§ 1.76(b)(5)).机译：可以在适当的时候交叉引用其他相关申请（参见 § 1.14），但交叉引用未根据美国法典第 35 章要求获得利益的申请不得包含在申请数据表中（§ 1.76(b)(5)）。正式申请要求多个在先申请的优先权时，终的申请日是早描述主题的申请的申请日。

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