应对美国专利侵权通知函－有效反击故意侵权的威胁

    前言

    随着我国企业在全球市场的拓展，经常会收到外国专利侵权通知函，这种情况在美国尤为常见。收到美国专利侵权通知函后，企业若不及时采取行动并做出善意回应，可能会面临严重后果，未来如果企业在诉讼中被判定为侵权，法院可能追加认定侵权是故意的，导致高额的赔偿。美国专利法第284条规定，如果侵权行为被认定为故意，法院可以加重赔偿，高可增加至三倍。

    一些专利权人便利用该规定来威胁潜在侵权方，声称在收到侵权通知函后，若潜在侵权方继续生产销售相关产品，会被视为故意侵权并面临加重赔偿，借此逼迫企业尽快达成许可协议。本文将通过分析美国相关判决，企图理解加重赔偿的判断标准，进而协助企业以正确的心态对待美国专利侵权通知函。

Seagate测试

2007年，美国联邦巡回上诉法院在In re Seagate Technology, LLC案中制定了一个测试标准，采用了两步测试法来评估侵权行为是否构成“故意侵权”：

  1.  客观鲁莽性：专利权人必须提供清晰且令人信服的证据，证明侵权者的行为在客观上具有极高的侵权风险，而侵权者持续该行为。

  2.  主观故意性：专利权人还需进一步证明，侵权者主观上意识到其行为构成侵权，或其应当意识到。Seagate测试的双重要求过于严格，大大增加了专利权人举证的难度，这样严格的测试标准让恶意侵权者钻了空子，法院难以有效惩罚那些明知侵权却利用法律漏洞逃避责任的企业。

   Halo案的判断标准

   2016年，美国高法院在Halo

   Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.案中对专利侵权的加重赔偿标准做出了重新解释，对Seagate测试提出修正。高法院取消了Seagate测试中的“客观鲁莽”作为加重赔偿的先决条件，认为侵权行为的判断应更多基于侵权者的主观意图。

   具体来说，高法院确立了以下几个关键原则：自由裁量权：美国专利法第284条没有对加重赔偿设定明确的适用条件，因此法院在判断是否加重赔偿时拥有广泛的自由裁量权。主观意图的重要性：根据Halo案的标准，法院在考虑是否适用加重赔偿时应特别关注侵权者的主观意图。如果侵权行为表现出“故意、恶意或明知侵权”，即使没有客观的严重不当行为，法院仍可以施加加重赔偿。

   证据标准的降低：高法院认为，Seagate测试中的“清楚且令人信服”的证据标准过于苛刻，应该修正为“优势证据”（即超过50%的可能性）。这使得专利权人更容易证明侵权者的故意行为，并有效惩罚恶意侵权行为。Halo案改变了专利侵权案件中的加重赔偿适用规则，取消了Seagate测试中的僵化要求，强调了侵权者主观恶意的重要性，并赋予法院自由裁量权。这一标准为法院提供了更灵活的空间来处理复杂的侵权案件。时至今日，美国法院在考虑加重赔偿时，大都基于Halo案所订下的标准进行判断。正确应对态度美国高法院法官Stephen

    Breyer在Halo案中的协同意见特别强调，单单因为企业知晓专利的存在，并不足以让法院裁定加重赔偿。加重赔偿不仅需要知悉专利的存在，还需要额外的证据来证明侵权者的行为是恶意或极其恶劣的。企业在收到律师函后，虽然确实知悉了专利的存在，甚至专利权人在函中明确主张侵权，但该主张只是一方之言，与潜在侵权方主观意识到自己侵权是两回事，在这种情况下，将来闹上法院也很难据此裁定加重赔偿。

   企业在收到专利侵权通知函的合理处置方式为：

  1. 善意回应企业应当采取行动，不可拖延或忽视。及时的回应不仅可以展现企业的善意，也能够在后续的诉讼中避免被认定有主观恶意。

  2. 展开调查企业应进行全面的专利调查，如果有合理证据质疑专利的稳定性或找到充分的不侵权理由，即便这些证据或理由在未来的诉讼中均不被法院认可，仍有效降低被法院认定为故意侵权与加重赔偿的风险。

  3. 阻止威胁若专利权人在通知函中威胁潜在侵权方，声称继续生产或销售将导致加重赔偿，企业可依照Halo案的规则指出，这是对法律的误解。

  加重赔偿旨在惩罚‘恶意、故意或无视专利权’的侵权行为，并非限制正常、合理的调查行为，或强迫潜在侵权方立即进行专利许可谈判。适当的反击不仅有助于树立企业的专业形象，还能赢得专利权人的尊重，减少今后遭受无端威胁的可能性。

原创 刘翰伦 專利限時批 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。