但凡对专利有一定了解即知专利获得授权及维持有效的关键通常在于创造性。而在创造性之外,还有一些高发的特别合规问题,可能致使专利不能授权或失效,给权利人造成重大损失。
合规问题,属于特殊的形式问题,可能专利局并不主动审查,因而不易暴露而形成暗坑。但是,在特别情形下,例如,专利权人准备维权时,则容易在对方的挖掘下暴露问题,导致专利失效。
合规问题存在很大的国别差异,容易在跨国背景下出现:不同国法律规定、文化观念、行为标准不同,在一国习以为常的举动,可能在另一国产生严重后果。因而,跨国专利活动尤其应依靠代理机构、警惕合规的暗坑。
以下,列举一些典型合规问题。
保密审查
各国普遍设有保密审查制度,以实现对敏感技术的管制。倘若申请人违反了保密审查规定,通常会导致本国相应专利不能获得授权或失去效力。倘若因此还违反了国保密、技术管制的法规,产生严重后果,还会在专利范畴之外引发法律责任、刑事责任。
以中、美国为代表的诸多国,要求在本国境内完成的技术成果,应先在本国向专利局提交专利申请,由专利局做保密审查;也可以仅向专利局提出保密审查请求。
如果保密审查未获通过,申请人将接到通知:技术被纳入管制、禁止申请人向境外申请专利等等。
如果保密审查获得通过,申请人就取得了在境外就该技术提出专利申请的许可,即国外申请许可,方可向国外提出专利申请。保密审查会及时完成,使申请人跨国申请专利的进程不受妨害。
保密审查的要求因国而异,申请人须谨慎咨询代理机构。
诚信以美国为典型代表,一些国对权利人在专利活动中的诚信有严格要求,严重有违诚信的行为可能导致专利申请不能获得授权,已经授予的专利权也可能被剥夺。
中专利法中也有原则性规定。例如,不以商用为目的、仅为套取政府补贴而编造专利申请的行为即在重点查处之列。
在美国专利实务中,因诚信导致专利失效的高发情形是未如实做披露。为便利专利审查,很多国要求申请人向专利局披露相关技术信息。美国专利局要求申请人提交信息披露声明(Information Disclosure Statement, IDS)。因申请人未履行好该义务导致美国专利被判定不可执行(Unenforceable)的案例比比皆是。不可执行意味着失去法律保护,等同于失去效力。
案例:高通诉博通案
2005年10月,高通公司在美国加州南区联邦地区法院起诉博通公司(案号 3:05-cv-01958),案由为专利侵权。涉案专利为涉及H.264视频编码标准的专利US Patent No. 5,452,104、5,576,767。
法院认定高通存在严重有违诚信的行为,包括:
在了解联合视频组(Joint Video Team,JVT)正在开发H.264视频编码标准的情形下,未按照相应专利披露政策履行披露责任,向联合视频组隐瞒了涉案专利;在本案证据发现程序中,隐瞒了涉及前述情节的大量证据。
法院判决高通败诉并支付惩罚性赔偿,负担博通的律师费用及诉讼费用;涉案专利全球不可执行。应理解为高通在其他国取得的相同专利也不可执行。
此外,法院将代表高通的6名律师发送给加州律师协会(The State Bar of California)接受违纪调查。
高通上诉至美国联邦巡回上诉法院(案号Nos. 2007-1545, 2008-1162),终改判两件专利对涉及H.264技术标准的产品不可执行,不涉及该标准时,仍可执行。
实际发明人、设计人
在包括中在内的诸多国,申请人提出专利申请时未严格按照实际情况申报发明人,通常不会导致严重后果。
但是,以美国为代表的诸多国将实际发明人认定为原始专利权利人,对发明人填报有严格的法律要求。当发明人不实的专利申请进入这些国时,因为专利局不做主动核实,在申请过程中通常不会暴露问题。但是,一旦未被申报的实际发明人提出权利主张,当前权利人会因取得权利的正当性存在问题而丧失专利权。
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