统一专利法院通过在英国就侵权行为作出裁决来行使其长臂管辖权

    在一项具有里程碑意义的案件中，统一专利法院（UPC）裁定，它对涉及欧洲专利在英国生效部分的侵权诉讼具有管辖权，至少当被告的住所位于其缔约成员国时是这样的情况。法院认为，即使被告就欧洲专利中在缔约成员国生效的部分提出了撤销反诉，也属于这种情况。长臂管辖权概述这起争议涉及对欧洲专利在德国和英国生效部分的侵权诉讼，以及撤销在德国生效部分的反诉。

    鉴于本案中的被告居住在缔约国（德国），法院认为，即使是针对英国等非欧盟国，该法院也有权根据《布鲁塞尔一号条例》第4条1款和《统一专利法院协定（UPCA）》第31条的准则就侵权诉讼作出裁决。同时，法院还认为，《布鲁塞尔一号条例》第24条4款规定的专属管辖权例外情形并不适用于UPC对于侵权诉讼的管辖权。下文将会更加详细地分析该裁决。背景概述UPC杜塞尔多夫地方分院作出的裁决涉及富士胶片（Fujifilm）的EP3594009号欧洲专利，该专利用于保护平版印刷版前体。

   这项专利在德国和英国是有效的，此前没有人就此提出过异议或撤销诉讼。富士胶片对柯达（Kodak）的3家实体提起了侵权诉讼，其中每个实体都在德国进行了注册。3名被告就专利在德国生效的部分提出了撤销反诉，并且根据某些条件要求宣布在英国生效的部分是无效的。此外，柯达还提出了初步异议请求，质疑法院对于涉案专利在英国生效部分的管辖权。作为对撤销反诉的回应，富士胶片提出了3项辅助求偿请求。法院决定将初步异议作为主程序中的一部分进行处理，从而可以参考总检察长就Hausgerrate诉Electrolux一案所提出的意见。

   然而，该案中的争论点与本案的司法管辖权问题并没有关联。初步异议法院裁定，柯达就管辖权问题提出的初步异议是没有根据的。关于UPC是否有权就专利在英国有效与否作出裁定这个问题，法院不需要就这一点作出决定，因为撤销反诉的范围仅于在德国生效的部分。柯达关于在英国生效部分的辅助声明请求也因缺少法律依据而被驳回。关于法院在英国裁定侵权的管辖权，法院审查了UPCA和《布鲁塞尔一号条例》中的规定，以及欧洲法院的判例法，并得出结论，UPC有权就英国的侵权行为作出裁决。法院的裁决基于UPCA第31条（其规定UPC的国际管辖权是根据《布鲁塞尔一号条例》以及《卢加诺公约》确定下来的）以及《布鲁塞尔一号条例》第4条1款和第71b条1款。后者第4条1款规定，居住在欧盟成员国的被告可以在该成员国的法院中遭到起诉。

   如果成员国参与了UPCA，那么UPC可根据第71b条1款取代该国的国法院。法院认为，其由上述第4条1款产生的管辖权可以延伸到授予EP编号专利的所有国，而不仅仅是欧盟的成员国。这是基于该法院对欧洲法院（ECJ）在Owusu一案中所作出的裁决的解读，这项裁决指出，布鲁塞尔公约中的管辖权规则可能适用于缔约成员国法院与非缔约成员国法院之间的关系。同时，法院还考量了总检察长在Electrolux一案中提供的首意见，这份意见认为被告所在成员国的法院管辖权是广泛适用的。因此，法院认为，其管辖权可延伸至在所有已授权专利的国中所出现的、针对欧洲专利的侵权行为。

   法院认为，UPCA的第34条并未改变这一裁决，该条款涵盖了UPC裁决结果在所有缔约国内的地域范围。不过，法院认为，这并不排除此类裁定仍会在缔约国之外具有效力。此外，根据对Gat诉LuK一案的推理（该裁决已被纳入到《布鲁塞尔一号条例》的第24条4款），法院指出，如果争议涉及侵权诉讼而不是有效性的话，那么在这种情况下是无法适用专属管辖权的。此外，由于英国已不再是成员国，因此该规定并不适用。有效性和侵权法院随后对专利的有效性以及是否构成侵权的问题进行了评估。简而言之，该专利被完全地撤销掉了。这一裁决对专利在德国生效的部分具有效力。鉴于法院已作出专利无效的裁决，因此在德国，相关的侵权指控被认定为是没有依据的。再来将目光投向英国，尽管撤销反诉并未涵盖到专利在英国生效的部分，但是法院指出，这种有效性是原告因发现侵权行为而获得救济令的先决条件。

   尽管UPC并没有管辖权来裁定专利在英国的部分是否有效（正如法院所承认的那样），但是有关各方仍然就该专利的有效性展开了广泛的讨论，而讨论的结果就是应该根据《欧洲专利公约》（EPC）这部法律来进行撤销。由于原告没有解释清楚为什么对在英国生效部分的有效性评估会有所不同，因此法院决定其应假设英国的部分也是无效的。因此，法院裁定，在这种情况下，与英国有关的侵权诉讼是无法取得成功的。这种方法与总检察长在Hausgerrate诉Electrolux一案中提出的第二项意见中的一个方法（有关转介的第三个问题）有一些相似之处。在该意见中，总检察长指出，成员国法院不能对非成员国专利的有效性作出裁决，但是法院在侵权诉讼中进行有效性的认定（作为初步问题）并不违反国际法，因为有效的专利是成功认定侵权行为的必要条件。

   因此，虽然成员国的法院不能撤销非成员国的专利，但总检察长的意见是，关于有效性的问题仍可能有助于法院在决定是否构成侵权时进行推理。看来杜塞尔多夫地方分院在其决定中正是这样做的。根据法院的裁决，该专利在德国遭到了撤销，而出现在德国和英国的侵权诉讼也均被驳回，对于柯达而言，这是一个巨大的胜利。该裁决结果意味着，在非欧盟国（如英国或土耳其）侵犯欧洲专利的行为仍然可以在UPC提起诉讼，前提是被告的住所位于缔约国。预计在2025年2月28日，曼海姆地方法院将对同一当事人之间的两起案件作出另一次裁决。现在，看看UPC能提供的损害赔偿范围将会是一件很有趣的事情，这将有助于确定UPC与欧洲专利所涵盖的非欧盟国的法院相比具有多大的吸引力。（编译自www.mondaq.com）翻译：刘鹏　校对：王丹

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