美国联邦巡回上诉法院重申了更正发明人的举证标准

    概述

    美国联邦巡回上诉法院近确认，寻求更正发明人身份的当事人必须以明确和令人信服的证据证明其发明人身份，否则将推定专利上所列的发明人即为真正且一的发明人。争议焦点BearBox公司的证据是否足以满足其举证责任，以证明斯托姆斯先生（Mr. Storms）是10,608,433号美国专利的一发明人或共同发明人？裁决BearBox的证据不足以以明确和令人信服的证据履行其责任。

   背景与推理正如联邦巡回上诉法院恰如其分地描述，BearBox案涉及的争议是“在比币挖矿会议上鸡尾酒和晚餐上的一次谈话、一封包含四个附件的后续电子邮件以及随后的一项专利”。有争议的双方，BearBox LLC和Lancium LLC，有着优化比币挖矿效率的共同目标。迈克尔．麦克纳马拉（Michael McNamara）和雷蒙德．克莱因（Raymond Cline）博士于2017年共同创立了Lancium公司，该公司的架构是将灵活的数据中心共同安置在风力发电场，以促进比币挖矿。

   考虑到风力发电场产生的电力输出不稳定，Lancium公司参与了一项“低价买入，高价卖出”的协议，即在能源价格较低时，加大数据中心的投入，以挖掘比币；而在价格较高时，则缩减挖矿活动，以便风力发电场能够以优惠的价格向电网出售电力。大约在同一时间，BearBox的创始人奥斯汀．斯托姆斯（Austin Storms）刚刚在他父亲的空手道工作室里建成了一个半兆瓦的数据中心，用于比币挖矿。斯托姆斯意识到比币挖矿的能源成本带来的盈利问题，于是创办了BearBox，目标是开发移动加密货币数据中心。

   随着BearBox的发展，斯托姆斯编写了其“BearBox系统”的源代码，该系统旨在根据电力成本等经济状况来监控加密货币挖矿活动。这两家公司于2019年在一次加密货币采矿峰会上相遇。在鸡尾酒会和随后的晚宴上，斯托姆斯向麦克纳马拉推介了他的BearBox系统。

   峰会结束后，斯托姆斯给麦克纳马拉发送了一封电子邮件，其中包括各种规格表和BearBox系统的数据建模文件。麦克纳马拉简要阅读了这封邮件，终确定BearBox系统过于昂贵，不符合Lancium公司的需求。2019年10月，Lancium公司申请并获得了10,608,433号美国专利，名为“基于固定期限期权协议调整耗电量的方法和系统”。尽管433号专利将麦克纳马拉和克莱因列为一的发明人，但斯托姆斯认为，鉴于他与麦克纳马拉的通信和电子邮件，他应该被列为共同发明人，并随后提起诉讼，要求更正发明人身份。

   在庭审中，地区法院认为Lancium公司对433号专利的研究和开发始于麦克纳马拉认识斯托姆斯之前，斯托姆斯与麦克纳马拉的通信不足以证明他是该专利的发明人。在上诉中，联邦巡回上诉法院维持原判，强调“仅凭被指控的一名共同发明人的证词不足以通过明确且令人信服的证据确立发明人身份”，相反，“被指控的共同发明人必须提供证据来证实其证词”。尽管斯托姆斯在证词中称构思了433专利中的权利要求并向麦克纳马拉进行了描述，但法院强调，他提供的一确凿证据是一封包含四个附件的电子邮件和一份补充技术专家报告，而该报告终因在专家证据开示结束五个月后、且在审判前近三周才提交而被排除。

   该报告终因在专家取证结束后五个月、开庭前近三周才送达而被驳回。因此，鉴于缺乏确凿证据，联邦巡回上诉法院认定斯托姆斯的发明更正主张不能仅凭其证词得到支持，并维持了地区法院的裁定，即斯托姆斯未能通过明确且令人信服的证据履行其举证责任。启示Bearbox案是联邦巡回法院强调申请人在寻求更正发明权时必须承担很高举证责任的又一实例。寻求专利的独有或共同发明人地位的申请人应注意避免斯托姆斯和BearBox案中的陷阱，并确保在提交发明更正请求之前有足够的确凿证据。（编译自www.jdsupra.com）翻译：吴娴　校对：刘鹏

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