美国专利商标局：对本领域公知常识或“众所周知”现有技术的运用

   2144.03对本领域公知常识或“众所周知”现有技术的运用[R-01.2024]

   在特定的适宜情形下，审查员有权对记录中未提及的事实进行官方认定，或者在作出驳回决定时参考“公知常识”。然而，这类驳回的运用务必谨慎，需严格遵循相关规范。

依赖公知常识或进行官方认定的程序

  依据《行政程序法》(APA)(美国法典第5编第500条及后续条款)，对于事实认定的审查标准采用“实质性证据”标准。

  参考In re Gartside案，203 F.3d 1305, 1315, 53 USPQ2d 1769, 1775(联邦巡回上诉法院，2000年)。另见《专利审查程序手册》§1216.01。

  鉴于联邦巡回上诉法院近期的判决，以及当前适用于美国专利商标局(USPTO)专利审判与上诉委员会决定的实质性证据审查标准，现提供如下指导意见，以助力审查员精判断何时可在缺乏书面证据支撑的情况下对事实进行官方认定，或在作出驳回决定时依赖本领域公知常识；若进行此类官方认定，还需明确需何种证据来支撑审查员关于本领域公知常识的结论。

  A. 判定何时可在无书面证据支撑审查员结论时进行官方认定

  仅在特定情况下，审查员在无书面证据支撑其结论时进行官方认定才被允许。只要条件合理可行，审查员优先引用现有技术参考文献，而非依赖官方认定。当申请处于依据《联邦法规汇编》第37编1.113条作出的终驳回或审查意见阶段时，应尽量减少官方认定的使用。

  若审查员所主张的众所周知的事实或本领域公知常识，“能够即刻且毫无争议地得到证实”，那么审查员可在无书面证据支撑的情况下进行官方认定。

  参考In re Ahlert案，424 F.2d 1088, 1091, 165 USPQ 418, 420(美国关税与专利上诉法院，1970年)(援引In re Knapp Monarch Co.案，296 F.2d 230, 132 USPQ 6(美国关税与专利上诉法院，1961年))。

  在Ahlert案中，法院判定专利审判与上诉委员会对“根据热量需求调节火焰强度是已知技术”进行司法认知是恰当的。需注意，在该案中，被认定的事实毫无争议，所以即便未提交任何证据证明有现有技术披露能够“即刻且毫无争议地证实”该事实，法院依然予以维持。

  另见In re Fox案，471 F.2d 1405, 1407, 176 USPQ 340, 341(美国关税与专利上诉法院，1973年)(法院“对磁带录音机在已录制的磁带上录制新的‘音频信息’时通常会自动擦除原有录音这一事实进行了司法认知”)。

在适宜情形下，在缺乏具体书面证据支撑时，对使某物变得更快、更便宜、更好或更强是人们普遍期望的这一事实进行官方认定或许是合理的。

  此外，审查员在一次审查意见通知书中，对于从属权利要求中的某些技术特征属于本领域已知的惯用手段这一事实进行官方认定，只要所认定的事实广为人知，且仅用于“填补”审查员为支持特定驳回理由所提供的证据中可能存在的“空白”，这种做法便是合理的。参考In re Zurko案，258 F.3d 1379, 1385, 59 USPQ2d 1693, 1697(联邦巡回上诉法院，2001)；Ahlert案，424 F.2d 1092, 165 USPQ 421。

  若审查员主张的众所周知的事实存在争议，或者无法即刻且毫无争议地证实其为众所周知的事实，那么审查员在未引用现有技术参考文献的情况下进行官方认定是不恰当的。参考Ahlert案，424 F.2d 1091, 165 USPQ 420。

即便审查员合理认为该事实可能并无争议，但如果审查员能够找到现有技术披露来支撑有争议的事实，也不建议依赖官方认定。

  在深奥技术领域提出的技术事实主张或对现有技术的特定知识主张，必须始终引用相关领域公认的标准参考资料加以支撑。参考Ahlert案，424 F.2d 1091, 165 USPQ 420 - 421。

  另见In re Grose案，592 F.2d 1161, 1167 - 1168, 201 USPQ 57, 63(美国关税与专利上诉法院，1979年)(“当美国专利商标局试图”)；In re Eynde案，480 F.2d 1364, 1370, 178 USPQ 470, 474(美国关税与专利上诉法院，1973年)(“我们不认同可以对现有技术状态进行司法或行政认知的观点。构成现有技术状态的事实通常在理性人之间可能存在合理分歧，不适合进行此类认知”)。

  绝不能仅依赖记录中缺乏证据支持的本领域“公知常识”作为驳回的主要依据。参考Zurko案，258 F.3d 1385, 59 USPQ2d 1697(“专利审判与上诉委员会不能仅仅基于自身的理解或经验，或者基于其对基础知识或常识的判断来得出结论。相反，专利审判与上诉委员会必须指出记录中的某些具体证据来支持这些认定”)。尽管法院解释称，“作为一个行政法庭，专利审判与上诉委员会显然在其管辖的主题事项方面具备专业知识”，但同时明确表明，这种“专业知识仅可为关于次要问题的结论提供充分支持”。同前，1385 - 1386页，59 USPQ2d1697页。正如法院在Zurko案中所判定的，没有基于记录中任何证据的基础知识和常识判断缺乏实质性证据支持。同前，1385页，59 USPQ2d1697页。

  另见Arendi诉Apple案，832 F.3d 1355, 119 USPQ2d 1822(联邦巡回上诉法院，2016年)(认定专利审判与上诉委员会没有提供有记录证据支撑的合理分析，以说明为什么“公知常识”教导了缺失的工艺步骤)。

另见In re Van Os案，844 F.3d 1359, 1361, 121 USPQ2d 1209, 1211(联邦巡回上诉法院，2017年)(“如果没有明确阐述的理由，认定现有技术的组合是‘公知常识’或‘直觉’，与仅仅声称该组合‘显而易见’并无区别……在此案中，专利审判与上诉委员会和审查员都没有提供任何推理或分析，来支撑除了声称这是启动Hawkins编辑模式的‘直观方式’之外，还有将Gillespie的披露内容添加到Hawkins中的动机这一认定”)。

  B. 若对无书面证据支持的事实进行官方认定，作出该认定所依据的技术推理思路必须清晰明确

在某些早期案例中，对于被主张为“公知常识”的事实，在缺乏具体书面证据支持的情况下进行了官方认定，前提是所认定的事实易于核实，例如记录中的其他参考文献支持该认定的事实，或者记录中没有任何内容与之相悖。

参考In re Soli案，317 F.2d 941, 945 - 946, 137 USPQ 797, 800(美国关税与专利上诉法院，1963年)(认可审查员关于“在整个细菌学领域使用控制手段是标准程序”的主张，因为该主张易于核实，且在专利局未引用的记录参考文献中有披露)；In re Chevenard案，139 F.2d 711, 713, 60 USPQ 239, 241(美国关税与专利上诉法院，1943年)(认可审查员关于在较高温度下短时间加热等同于在较低温度下长时间加热的认定，因为记录中没有任何内容表明情况相反，且申请人从未要求审查员提供证据支持其陈述)。若进行此类认定，必须清晰阐述作出该认定的推理依据。审查员必须基于合理的技术和科学推理提供具体的事实认定，以支持关于公知常识的结论。

  参考Soli案，317 F.2d 946, 37 USPQ 801；Chevenard案，139 F.2d 713, 60 USPQ 241。应当向申请人明确说明审查员将该事项视为可进行官方认定的依据，以便申请人在审查员作出“公知常识”陈述的审查意见通知书之后的下一次答复中，有机会充分反驳该驳回决定。

  C. 若申请人反驳某项事实认定，称其不应当被官方认定或并非基于公知常识，审查员必须用充分的证据支持该认定

  为了充分反驳基于官方认定的事实，申请人必须具体指出审查员行为中存在的所谓错误，这包括说明为什么所认定的事实不应被视为本领域的公知常识或众所周知的事实。申请人仅仅要求审查员提供书面证据来支持官方认定的事实，并非恰当的反驳方式。参考《联邦法规汇编》第37编1.111(b)条。

  另见Chevenard案，139 F.2d 713, 60 USPQ 241。仅一般性地声称权利要求定义了一项可授予专利的发明，而不提及审查员关于官方认定的主张，是不充分的。如果申请人充分反驳了审查员关于官方认定的主张，审查员若要维持驳回决定，则必须在下次审查意见通知书中提供书面证据。如果审查员依靠个人知识来支撑关于本领域已知内容的认定，审查员必须提供宣誓书或声明，阐述具体的事实陈述和解释，以支撑该认定。参考《联邦法规汇编》第37编1.104(d)(2)条。

  如果申请人没有反驳审查员关于官方认定的主张，或者申请人的反驳不充分，审查员应在下次审查意见通知书中明确指出，由于申请人要么未反驳审查员关于官方认定的主张，要么反驳不充分，因此关于本领域公知常识的陈述应被视为已被认可的现有技术。参考Ahlert案，424 F.2d 1091, 165 USPQ 420。如果反驳不充分，审查员应解释其不充分的原因。

  D. 判定下一次审查意见通知书是否应作为终局决定

如果在申请人进行反驳之后，审查员在下次审查意见通知书中增加了一份参考文献，且新增的参考文献仅作为直接支撑先前关于公知常识认定的证据，没有引发新的问题，也不构成新的驳回理由，那么该审查意见通知书可以作为终局决定。

  如果权利要求没有进行修改，且审查员作出终局驳回决定，那么审查员不得依赖该参考文献中的其他教导内容。

如果新增引用的参考文献并非为了支撑先前关于公知常识的陈述，或者审查员引入了并非因申请人修改权利要求而产生的新的驳回理由，那么该驳回决定不得作为终局决定。参考《专利审查程序手册》§706.07(a)。

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