如何应对“不按规矩”审查的美国专利审查员

   申请人在审查意见通知书中有时会遇到审查员不理解发明内容与现有技术，认为区别特征都是公知常识，无视答复内容等情形。常遇此类状况，心里难免萌生抱怨，却苦于无计可施。

   而类似的无奈场景，也发生在了一位美国申请人的身上。

作为一名自行申请专利的发明人，审查员似乎在利用我所谓的“无知”。他既不理解我的发明，也不理解他自己引用的现有技术。

   在我提交的一次修改中，他将每一处修改都标记为“新内容”，甚至包括我只是为附图中现有部件添加参考编号的情况。当我在网页浏览系统的示意图中添加“用户”一词时，他也认定这是新内容，尽管我在说明书中已经使用“用户”这个词达109次。

他基于《美国专利法》103条提出的驳回理由荒谬至极。他将我的发明要素与两篇现有技术中名称相同但实质完全不同的内容划等号，例如“队列”或“类别”。几乎每一条驳回理由都以“本领域技术人员显而易见……”开头，且系统性地忽略权利要求的实际新颖性。

 举例来说，在权利要求1中，我通过一个按钮同时实现四种不同功能，但他称其中两种已被现有技术公开，忽略另外两种，也不提“四种功能集成于一个按钮”这一核心创新点，直接认定“显而易见”。我在一次审查意见答复中已详细反驳，但他似乎根本没看。

 我刚提交了第二次审查意见的答复，虽未直接质问“若本发明显而易见，为何你仍无法理解”，但已隐含此意。我打算对审查员可能作出的驳回决定提出上诉，但担心他会编造新的反对理由，借口不接受我为上诉提交的第二次修改。这种情况下该怎么办？

申请人该采取哪些措施，才能让审查员“正确”审查专利申请呢？

众多回答中，获赞多的是以下内容：

作为自行申请专利的发明人，认为审查员在“利用你的无知”是错误的。审查员的工作考核(“工作量积分”)以驳回申请为主，允许申请可能因质量问题扣分，而驳回几乎无风险。即使是有代理的专利申请，审查员也常采取类似策略。

具体建议：

1. 谨慎修改说明书：除非为回应审查意见，否则不应修改说明书。应优先论证原始申请文件已支持权利要求；若无法论证，可修改权利要求以匹配原始公开内容；若原始公开严重不足，建议放弃并重新提交完善的申请(注意1年宽限期限制)。

2. 请求会晤审查员：冷静指出其显而易见性论证的逻辑漏洞(如“队列”在发明中的特定含义与现有技术的差异)，要求其解释现有技术如何公开权利要求中的全部技术特征。若沟通无效，可选择：

◦ 提交继续审查请求(RCE)：对权利要求做微小修改(如非核心术语调整)，满足审查员“赚取积分”的需求，换取继续审查机会。

◦ 提出上诉：撰写详细的上诉理由书，指出审查员对新颖性/创造性的误判。上诉决定前可随时撤回，转为提交RCE。

3. 关于修改被拒的风险：若担心审查员以“新反对理由”拒绝接受上诉修改，可选择不附带修改直接上诉，或通过RCE逐步调整权利要求。需注意：首申请费仅包含一次修改机会，多次修改可能被要求提交RCE并付费。

 策略总结：若确信理由充分，坚决上诉；若权利要求存在可弥补的细微缺陷(且不牺牲保护范围)，优先提交RCE。部分申请人为加快授权进程，即使理由充分也会选择RCE(但需权衡专利期限损失)。

针对中专利申请中应对审查员可能的偏颇审查行为，根据中专利法及实务操作，总结应对策略如下：

 一、说明书修改原则(契合《专利法实施细则》第51条)

1. 严格限制主动修改

  - 仅可在收到进入实审通知后3个月内或答复审查意见时修改说明书，避免因不当修改导致超范围风险。

  - 优先论证原始文件充分公开性，引用说明书实施例支撑权利要求。若原始公开不足，建议放弃申请并利用优先权制度在12个月内重新递交(注意《专利法》第29条优先权期限)。

 二、审查意见答复策略

1. 针对性会晤请求(依据《专利审查指南》第二部分第八章4.12)

  - 书面请求会晤时需明确技术争议焦点，例如指出审查员对“队列”技术特征的误解，要求其举证现有技术公开全部特征。

  - 会晤中重点反驳“三步法”适用错误：如技术启示的认定未考虑发明实际解决的技术问题。

2. 复审与分案双轨制(替代美国RCE机制)

  - 复审程序：收到驳回决定后3个月内向专利复审委员会请求复审，可修改权利要求但不得扩大范围(《专利法》第41条)。复审阶段需提交详细技术对比分析。

  - 分案申请：针对审查员指出的单一性问题，可主动提交分案(《专利法实施细则》第42条)，保留核心权利要求同时调整保护策略。

 三、风险控制与程序选择

1. 修改风险规避

  - 对审查员可能提出的新异议，可采取“阶梯式修改”：首答复仅进行必要限缩，保留进一步修改空间。

  - 若驳回风险较高，优先对权利要求的技术方案进行修改而非“强争”，避免原始申请被驳回。

2. 程序成本权衡

  - 评估复审请求(官费1000元)与分案申请(新增申请费)的经济成本，结合专利商业价值决策。

  - 注意《专利法》第42条专利期限自申请日起算，程序拖延可能导致实质保护期损失。

 四、证据收集与制度监督

1. 建立审查行为异议机制

  - 对明显违反《专利审查指南》的审查意见，可向专利局纪检监察部门反映，提供同类案件授权记录作为参照。

  - 定期检索审查员经复审推翻的案件数据，作为质疑其审查标准的依据。

2. 技术特征数据库构建

  - 对核心术语(如“队列”)建立技术词典，在说明书中明确定义，并引用国标准/行业规范增强解释力。

建议申请人：  

1. 建立专利审查日志，详细记录每次审查意见的技术争议点及应对策略  

2. 对核心专利配置“复审-行政诉讼”双预案，预留3%-5%的专利申请预算用于后续程序  

3. 定期参加复审委口审旁听，掌握新审查尺度变化趋势  

注：上述策略需结合具体技术领域特点调整，机械类专利可侧重结构特征比对，软件类专利则需强化算法与技术效果的对应性描述。

来源：孟杰雄 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。