非实质性修改非实质修改通常是指修改权利要求书、说明书或附图中的形式错误。例如、语法错误、单词拼写错误、说明书缺少标题等问题的修改。非实质性的修改是允许的,而且是免费的。针对这些非实质性修改,申请人可以在收到NOA后且未缴费之前,基于37 CFR § 1.312对专利进行修改(后续简称312修改)。37 CFR § 1.312的内容如下: 1.312 Amendments after allowance.No amendment may be made as a matter of right in an application after the mailing of the notice of allowance. Any amendment filed pursuant to this section must be filed before or with the payment of the issue fee, and may be entered on the recommendation of the primary examiner, approved by the Director, without withdrawing the application from issue.机译:在授权通知寄出后,不得对申请进行任何修改。根据本条规定提交的任何修改必须在缴纳授权费之前或与缴纳授权费一起提交,并且可以根据初审员的建议并经局长批准后提交,而无须将申请撤回授权程序。
MPEP § 714.1对312修改的适用范围作了更具体规定,主要包括:包括对说明书或附图中形式问题的更正权利要求中的形式问题的更正而不改变其范围取消申请中的权利要求,而无需转发给监督专利审查员批准
实质性修改实质性修改是指修改了技术方案(权要或说明书)、权要保护范围。换句话说,修改后的技术方案跟原来不一样了,不管是保护范围还是技术本身。在美国,也提供了允许此类修改的途径,只是需要申请人额外缴费。但是,实质性修改也有不同情况:一种是不超出原说明书的技术范围;一种是增加原来没有的技术内容。对应的“后悔药”也是不同的,需要正确选择。
原技术方案内的实质性修改收到NOA后,发现授权权要的技术保护范围没达预期。对权要范围不满意,有哪些“后悔药”供选择呢?续案申请(Continuation Application)一个比较常用的“后悔药”是将本案作为母案,递交续案申请,借此来争取一个更大保护范围的权利要求。续案申请的优势在于:虽然其权利要求可以重新撰写,试图获得更宽的保护范围,但其披露内容不得超出母案的说明书和权利要求所公开的范围,否则将被视为引入新内容(new matter),不被接受。需要注意的是,续案虽然基于母案提交,但其在形式上是一个全新的申请,必须重新进入实质审查程序。
换言之,续案虽然提供了再次争取机会,但并不保证能获得比母案更广的授权范围。此外,续案申请的“后悔药”性质在于其并不影响母案原有的授权结果。即使续案终未获授权,申请人仍可保留母案中已授权的内容。这种机制允许申请人在不影响现有权利基础的前提下,积极尝试争取更广的保护,因此是一种低风险的补救策略。继续审查(Request for Continue Examination,简称RCE)继续审查是申请人对当前授权权要从扩大保护范围的角度修改,并提交继续审查请求来请审查员对修改后的权要继续审查。
这时候,相当于申请人放弃了原来权要的授权机会,转而寻求对修改后方案的重新授权。继续审查与续案申请的大区别在于:继续审查是在原有专利申请的基础上,就同一申请进行进一步审查,仍属于原案的审查流程,终只能拿到一个授权;而续案申请则是在原案基础上提出新的申请,作为独立的审查对象进行审查,终可能获得多个授权。再颁专利(Reissue Patent)不管是继续审查还是续案申请,本质上都是在正式授权之前的“后悔药”。
那么,专利正式授权之后,还有没有机会对专利的实质内容进行修改呢?
答案是:有,那就是再颁专利。专利权人在专利正式授权后,如果发现专利文件存在实质性缺陷(如权利要求范围过窄、说明书存在错误等),可以选择放弃原来的专利,并向美国专利商标局提交再颁专利申请,请求对已授权专利的内容进行重新审查和修改。此过程称为“再颁专利程序”,允许专利权人从专利正式授权日开始,重新启动审查流程。如果再颁专利申请终获得授权,原专利就不复存在,由再颁专利取而代之;如果再颁专利申请未被批准,则原专利继续有效,不受影响。
这看似跟继续审查(RCE)差不多?两者大的不同是,RCE需要在正式授权之前提出;再颁专利在原专利正式授权后的任意时间提出(注,扩大范围的须在原专利授权2年内提出)。而且,如果是通过RCE,专利授权后的保护起始时间是修改后专利申请的新授权日,而再颁专利并非这么简单,甚至是可以沿用原来专利的授权时间。因此,RCE和再颁专利虽然都可以作为“后悔药”使用,但二者的适用阶段、法律效果和操作细节均有显著不同。再颁专利的保护范围和起始时间因修改内容而异,相关规定较为复杂,本文不再详细展开。
原技术范围外的实质性修改-部分续案(Continuation-in-partApplication,简称CIP)如果发现代理所写的技术方案有错误,或者又有了技术更新,觉得原来授权权要不合适,这个时候有“后悔药”可吃吗?
这种情况下直接修改原来的权利要求往往会遇到说明书支持不足的问题。若想引入全新的技术内容,而原说明书没有记载,通常是无法通过补正的方式直接加入这些新内容的。选择可能是部分续案。部分续案申请与续案申请在某些方面是相似的,比如二者都基于母案提出,不要求发明内容必须完全不同。二者的主要区别是在部分续案可以超出母案的说明书和权要范围,加入新的内容(即引入 new matter),而续案不可以。但要注意的是,部分续案如果是在母案或同族申请(如PCT申请)公开一年之后才递交,那这些在先申请就会成为部分续案的现有技术文献,可被用来评判部分续案中权要的创造性。所以,此“后悔药”虽可以补充和修改技术方案,但也需要谨慎选择以避免被现有技术否定。
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