美国专利申请收到终驳回（Final Rejection）审查就终止了吗

    实务中，有申请人收到FOA，认为专利审查就此终止了，甚至会选择放弃。这种做法实际上是陷入了“FOA＝驳回”的认识误区。今天，我们就来打破这个误区，全面解析什么是FOA，以及收到FOA时能够采取的各种应对程序，让大家了解面对FOA时的正确“姿势”！ONE什么是FOA？我们可以看看FOA的相关法条，37 CFR § 1.113 Final rejection or action：     (a) On the second or any subsequent examination or consideration by the examiner the rejection or other action may be made final.意思是，在第二次或随后的审查或考虑过程中，审查员可以发出终驳回意见（FOA)。更具体的，当申请人提交美国专利申请后，收到OA的情况可能会是这样的：一次OA会收到“非终驳回”（Non-Final Rejection，NFOA），给予申请人机会来回应并克服缺陷。如果NFOA答复没有克服缺陷，审查员也没有提出新的驳回理由，那么第二次OA就会收到FOA。根据经验，实务中大部分美国专利申请在第二次审查时就收到了FOA。为什么会这样呢？其实这是中美实审程序的差异决定的。不同于我国程序的“一次缴费+终审驳回”，美国的实审程序采用更灵活的分段缴费无驳回方式，交一次费，审查员进行一轮有限次数（一般为2、3次）的审查。看到这里，大家明白了吧，FOA不是终审驳回的意思，而是指本轮的审查次数已耗尽。如果申请人想继续推进专利，进入下一轮审查，该怎么办呢？TWO应对FOA的几种后续程序USPTO官网中，Patent process overview部分指出了应对FOA的3种常见后续程序。After an office action is indicated as final, you still have multiple options, the most common of which are as follows:Filing a reply after final under 37 CFR 1.116 or under the After  Final Consideration Pilot 2.0 that addresses all rejections and objections（答复＋驳回后重审试点）Filing a Request for Continued Examination (RCE) in order to continue prosecution of your application（继续审查请求）Filing a Notice of Appeal with the Patent Trial and Appeal Board (PTAB)（上诉）也就是说，收到FOA后，申请人可以自行选择是否继续审查，以及通过什么程序继续。比如，某些情况下可能会直接答复，某些情况下可能会在答复FOA的同时提交继续审查请求（RCE），某些情况下可能会提出上诉（Appeal）……具体该选择什么程序，需要申请人根据案件情况，结合多种因素综合考虑。接下来，我们可以先通过本文提前了解下这几种程序。一种 直接答复FOA直接答复是指，申请人收到FOA后，直接对审查员在FOA中的意见进行答复。MPEP 714.13规定， 直接答复FOA后，符合37 CFR

1.116规定的修改可以被接受，审查员接受答复理由即可授权。如果不符合37 CFR § 1.116的要求，或者不被授权接受，审查员将通过AA（PTOL-303）作出回应。指导意见（Advisory

Action，AA）相当于对FOA答复的进一步拒绝。换句话说，AA就等于审查员告知申请人“您的FOA答复没有通过，申请不能获得授权，请重新答复或者采取其他措施”的一封通知书。那么在什么情况下，审查员会下发AA呢？如果FOA的答复内容仍然没有克服缺陷，审查员会下发AA。如果FOA答复中包含实质性权利要求修改和/或实质性论据，审查员认为需要花费时间进一步检索和审查，也可能会下发AA。关于费用需注意，如果FOA答复时间不控制好，后续下AA可能会导致延期费。有关AA及其延期的更多内容，我们后续将会通过专文给大家介绍，敬请关注。第二种 请求继续审查Continued Examination (RCE)前面我们提到过，美国实审是交一次费，审查员进行一轮有限次数的审查，收到FOA意味着本轮的审查次数已耗尽。看到这里，有人会想：“那我再交一次费，是不是就又能获取审查次数？”的确如此。法条37 CFR § 1.114 作了相应规定：(a) If prosecution in an application is closed, an applicant may request continued examination of the application by filing a submission and the fee set forth in § 1.17(e) prior to the earliest of.(d) If an applicant timely files a submission and fee set forth in § 1.17(e), the Office will withdraw the finality of any Office action and the submission will be entered and considered.这就是第二种程序——继续审查（RCE），即申请人可以通过缴纳37 CFR 1.17(e)

条规定的费用来请求审查员继续审查专利。一般来说，缴费后，申请人又会获得两次审查机会。1）怎么申请RCE？申请RCE一般有两个时机。一个时机：答复FOA时，提交RCE。这相当于放弃上一轮审查的一次FOA答复机会，直接通过RCE“购买”新一轮审查。这种做法的好处是，申请人可以有较为充裕的时间来准备RCE。第二个时机：答复AA时，提交RCE。也就是申请人先提交一次FOA答复，答复没有通过时，审查员会下发AA。申请人收到的AA中会指出，如果申请人希望基于先前递交的FOA答复的内容继续审查，则答复AA时需要提交RCE。这相当于在上一轮审查完全结束后，再通过RCE“购买”新一轮审查。这种做法有好处有坏处，好处是申请人可以多一次抗辩的机会，坏处是申请人需要卡答复AA的3个月期限和6个月绝限，准备RCE的时间可能不太充裕，甚至要交延期费。如果在新一轮审查中，审查员接受答复理由，那么申请人会收到授权缴费通知书（Notice

of Allowance）。否则，申请人可能会收到新的驳回（如，NFOA）。当然，收到新的驳回也无需担心，这并不意味着专利之路结束了。目前美国对提交RCE请求的次数没有限制，理论上只要申请人愿意，就可以通过不断请求RCE，使专利局一直审查下去，直到获得授权。2）关于费用RCE是有官费的，USPTO fee

schedule上罗列了RCE的费用，如下：第三种 驳回后重审试点After Final

Consideration Pilot 2.0（AFCP）AFCP是USPTO为了帮助审查员尽快处理FOA答复，减少申请人提交RCE次数而推出的试点项目。AFCP程序可以给审查员一定的额外时间（Non-production hour）来检索和/或考虑FOA的答复：对于发明专利，额外时间不超过3小时；对于外观设计专利，额外时间不超过1小时。AFCP只适用于有限的情况，比如，实务中将从权上提到独权中作抗辩的情况。因此，当申请人的抗辩空间非常有限，需要进一步添加少量新特征时，可以选择AFCP。换句话说，AFCP适用的是，对权要有修改但是修改幅度不大的情况。1)如何申请AFCP？AFCP可以在收到FOA后提出，也可以在收到AA（未申请AFCP) 后提出。收到答复与AFCP请求后，若不需要额外时间进行检索、审查，或者需要的时间在AFCP

项目允许的时间内，审查员会仔细参考答复文本，决定申请是否授权。如果申请可以获得授权，那么审查员会下发授权及缴费通知（Notice of

Allowance）。若是申请不能授权，审查员则需要与申请人进行访谈。当然，还有这样一种情况，如果审查员认为递交的答复需要进一步深入地检索与审查，而审查员需要的时间远多于AFCP项目提供的时间，那么审查员很有可能会以AA的方式下发与原先一致的驳回答复，要求申请人递交RCE。原则上，针对FOA，只可以提交一次AFCP。例如，答复FOA时提交了AFCP，那么后续若收到AA，答复AA时就不能再次申请AFCP了。相反，答复FOA时没有提交AFCP，答复AA时可以申请AFCP。还需要注意的是，正是因为AFCP程序下，给审查员的额外时间有限，因此，AFCP下对权要的修改也是有限度的，即：使得审查员能通过有限的额外时间进一步考虑或检索，以确定新的权利要求是可授权的。2)关于费用AFCP无官费。第四种 上诉Appeal前面三种程序都是建立在申请人想要答复FOA的基础上的。实际上，申请人收到FOA后，也可以不答复，直接上诉（Appeal）。Appeal类似于我国的复审程序，通过Appeal，专利申请将被转交给上诉委员会（the

Patent Trial and Appeal Board, PTAB），由三名审查员组成的合议组对案子进一步审查。如果说RCE相当于花钱买审查员的时间来进一步审查专利，那么Appeal就相当于花钱请其他审查员进一步审查。值得一提的是，Appeal并不限于针对FOA，只要申请中任一项权要已经被驳回两次，就可以提出Appeal。并且，这两次驳回并不一定要在同一件申请的审查程序中发生。例如，如果一个权要在母案中被驳回过，该权要也出现在继续申请中并再次被驳回，即使继续申请的审查中对该权要的驳回可能仅仅一次提出（如NFOA），此时仍然可以选择提出Appeal。

原创 知研团队 知产观察力

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