有授权的发明和实用新型专利双重保障，能直接申请美国专利吗

     授权优先权的申请过程本案例的美国申请（申请号：US20210316060A1）是以授权的发明专利和实用新型专利作为优先权。以下是优先权的基本信息：优先权-实用新型：没有任何审查意见，直接授权；优先权-发明：因为新创性产生两次OA后拿到授权；涉及到的对比文件：2件已经公开的中专利申请。以优先权递交的美国专利申请过程美国专利是将两个优先权直接合并翻译后申请的。申请人在美国专利和商标局（USPTO）下发第2次审查意见之后，直接放弃继续争取该美国专利：一次审查意见（NFOA）指出：部分权利要求存在112问题、所有权利要求均存在103问题；第二次审查意见（FOA）指出：所有权要仍存在103问题；涉及到的对比文件：5件已经公开的美国专利申请。中美撰写质量要求差异所引发的问题值得一提的是，中优先权没有任何撰写问题，但美国却指出存在112问题。在美国，可能引发112问题的原因不止一个，那该申请具体触发了美国哪类112问题呐？审查员主要指出部分涉及功能性语言的权利要求不满足35 USC

    112(f)。单从112问题的类型来看，该申请人是幸运的，因为112(f)相对比较好克服。

    中美新创性审查差异所引发的问题申请人在答复过程中虽然克服了112问题，但是该申请终还是被驳回了，究其原因，竟然是败在了申请人认为应该没有问题的创造性上。事实是，在两次答复的过程中，申请人均没有克服审查员指出的103问题（即创造性问题）。为什么中优先权授权了，基于该优先权申请的美国专利却因为创造性被拒之门外？首先，需要注意的是，美国专利系统不设有“实用新型专利”，如果你用国内实用新型专利申请美国专利，只能转化为美国的发明专利申请。基于笔者的经验，中的“实用新型专利”进入美国，创造性是大问题。如果有发明专利，那这个实用新型专利就没什么作用。当然，也有可能是因为该发明专利和实用新型专利之间的技术相关度较高，所以申请人选择将两者合并来申请海外专利。可能普遍的认识是：中美对发明的创造性要求是差不多的。但却忽略了中美在新创性问题上审查实务的差异。这个案子就是证明。就如前面我们所总结的，国内申请和美国申请的对比文件完全不同，审查员审查时所用的对比文也有明显的地域倾向性，而且也能看出，美国审查检索力度更大，这就可能会导致审查结果的差异。我们往期文章中也说到，即使国内授权了，很可能进入美国后经不起更全面的检索；或者国内公开的文件没有，并不代表国外没有公开。

   其实，看看优先权中发明专利的授权权要（独权1的技术特征）会发现，申请人在进入美国之前如果做了评估和相应的风险防御，结果会完全不一样。

   鉴于中无法查询答复文件，大致推断下划线部分特征为中发明审查员认可的新创性的技术点。但如果你熟悉图像识别领域，可能对下划线部分特征的创造性有基本判断，会认识到这样的权要在美国审查中风险很大。其实，面对这样的中授权专利，建议申请美国专利前做好授权前瞻性评估以及采取相应的防御措施（即强化创造性）。

原创 知研团队 知产观察力

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