获PTA延长的专利因重复专利(double patenting)而无效

     今天介绍2023年8月28日美国联邦巡回上诉法院的In re Cellect, LLC案的判决。此案涉及相关的四项获得PTA (patent term adjustment)专利有效期调整的专利，美国专利局复审委员会PTAB判由于这些专利与专利权人的另一项专利构成重复专利(obviousness-type double patenting, ODP)而无效，上诉法院维持该判决,这是上诉法院首对该法律问题作出判决。

     此案相关的事实是Cellect就同一“发明”先后提交了五项权利要求不同但接近的专利申请并获得了专利，早的优先权申请日为1997年10月6日，其中一项036专利于2007年10月6日过期，而另四项本应同时过期的专利因专利局的审查延误而获得时间不等的专利期调整(patent term adjustment, PTA)，但专利权人没有提交terminal disclaimer, 因此四项专利的有效期都比036专利的有效期延长，延长时间也各不相同，如下图所示（右下角的October 6, 1997似为October 6, 2007的笔误）:

    专利权人Cellect 起诉三星电子侵权后，三星就四项专利向专利局提出专利重审(ex parte reexamination)，专利局PTAB判由于这些专利构成重复专利(obviousness-type double patenting, ODP)而无效，上诉法院维持原判。

此案的主要争议是一个关于法律解释的问题，即涉及PTA的重复专利(ODP)的判断是基于未计算PTA补偿时间的专利原有效期还是基于计算PTA补偿时间后的专利有效期，该问题之前没有判例。上诉法院给出的答案是：涉及PTA的重复专利(ODP)的判断是基于计算PTA补偿时间后的专利有效期（同时也意为着terminal disclaimer会减去PTA带来的专利有效期延长）。因此Cellect的四项专利构成ODP重复专利，应被判无效。

    值得注意的同时也是此案法律问题的焦点争议是：这一关于PTA的判断与此前上诉法院关于涉及专利期延长(patent term extension，PTE)的判断不同，对于后者，在涉及PTE的重复专利(ODP)的判断是基于未计算PTE延长时间的专利有效期。上诉法院给出的理由主要是二者相关的法律条款不同，PTA基于35 USC 154，同时包括申请人通过提交terminal disclaimer以避免重复专利的条款(“No patent the term of  which has been disclaimed beyond a specified date may be adjusted under this section beyond the expiration date specified in the disclaimer.”  35 U.S.C. 154(b)(2)(B).)，而PTE基于35 USC 156，同时二者的立法初衷也不同，前者PTA是为了补偿因专利局的专利审查批准的延误，而后者PTE是为了补偿FDA对药品上市的审查批准的特别情况带来的延误，并不涉及terminal diaclaimer, 因此对二者的ODP判断并不相同。

值得一提的是，关于此问题各有若干第三方向法庭提交了法庭之友(amici)意见支持双方的观点，Cellect也很有可能就这一法律问题向上诉法院提出全庭复审的请求，甚至进一步向美国高法院上诉，后续进展可以保持关注。

作者简介：王华律师(Howard Wang)拥有十五年的美国律师执业经验

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