关于理解和完善专利权评价报告制度的几点看法

根据《中国法院知识产权司法保护状况（2018年）》（白皮书）[1]记载，2018年全国各级法院共受理专利案件21699件，该白皮书中未公开发明、实用新型、外观设计案件的占比。但是，上海知识产权法院专利案件审判情况（2015-2016年）记载，该院受理的专利侵权民事案件中，涉及外观设计的占44.3%，涉及实用新型的占31.8%，涉及发明的占23.9%。涉及外观设计和实用新型的案件总占比为76.1%。虽然上海知识产权法院并不能代表全国法院的案件受理情况，但是在没有其他权威数据说明外观设计和实用新型案件占比情况时，上海知识产权法院的统计数据具有相当大的说服力和代表性。

由于我国的外观设计和实用新型专利，通过初步审查即可获得授权，所以外观设计和实用新型侵权争议案件要涉及一个独特的“专利权评价报告制度”。

现行的“专利权评价报告制度”独具中国特色。不认真研究现行法律很难全面掌握专利权评价报告制度的内涵，不比较其他国家的制度也难对其优劣进行评价。

专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。[2]授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。[3]

对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的，应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。[4]人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的，可以不中止诉讼。[5]

可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告的利害关系人仅指就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人，例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。[6]

专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据，主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。专利权评价报告不是行政决定，因此专利权人或者利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼。[7]请求人对《专利权评价报告》有异议的，可以根据《专利审查指南》的规定，提起“更正程序”。[8]

我国专利法中有关外观设计和实用新型的制度与其他国家并非雷同，专利权评价报告制度更是具有中国特色。简单套用他国经验，或者仅凭主观臆断而不深入研究这个制度，在实践中就会出现很多错误和误解。很多从业者一再的提出要改革或完善我国的“专利权评价报告”制度。

在实践中，人们通常会发现或提出如下问题：

问题1:应当如何理解《专利权评价报告》仅仅是证据、且其主要用途是供审理机关在决定应否中止相关程序的参考依据？

问题2：当被控侵权产品（方法）落入权利要求保护范围、但被告未提专利无效抗辩、现有技术（设计）抗辩，且专利权评价报告中记载存在涉及专利无效事由（负面评价）时，人民法院应否判决侵权成立？应否给与专利权人禁令救济？

问题3：在专利无效程序中已维持实用新型或外观设计专利有效，人民法院还可以要求被告必须提供专利权评价报告吗？

问题4：在专利权人向电商平台投诉商户侵权时，需要出具专利权评价报告吗？如果专利权评价报告的结论是负面的，电商平台可以拒绝采取相应措施吗？

问题5：人民法院根据《专利权评价报告》的负面评价对专利权人的请求不予救济时，属于宣告实用新型或外观设计专利无效吗？

笔者认为愿就上述问题首先阐述一下自己的理解。

针对问题1，笔者认为：我国设立外观设计和实用新型制度的目的，应是鼓励发明人积极地申请专利。经过初审即授权的外观设计和实用新型专利是有效的专利，而非“推定有效”的专利。人民法院和管理专利工作的部门在处理专利侵权案件时，应当将已授权的外观设计和实用新型专利与已授权的发明专利一样看待、同等保护。被告可以申请国知局宣告专利无效，也可就侵权案件提出现有技术抗辩。被告在答辩期内提出申请宣告专利无效的，人民法院和管理专利工作的部门应当中止侵权案件的审理。但是，原告出具的《专利权评价报告》的结论是“未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的”（正面评价），审理机关可以不中止侵权案件的审理。由此可见，《专利权评价报告》是判断应否中止审理等待无效结果的参考证据。《专利权评价报告》中是否发现导致专利无效的事由，不是外观设计和实用新型是否有效、是否具有强制执行效力的法律依据。

针对问题2，笔者认为：在针对问题1的分析之基础上，读者如果能够理解并认同《专利权评价报告》的法律地位是证据，其主要用途是判断应否中止审理侵权案件，第2个问题就迎刃而解了。外观设计和实用新型授权后当然有效，在其没有被宣告无效之前应当得到如同发明专利一样的保护。如果被告既不主动请求国知局宣告涉案专利无效，又不检索现有技术主张现有技术抗辩，在被控侵权行为成立时，理应承担与侵害发明专利权一样的法律责任，换言之，外观设计和实用新型的专利权人，应当获得和发明专利权人一样的法律救济。

针对问题3，笔者认为：《专利权评价报告》和《无效宣告请求审查决定书》的功能不同，两者不存在互相替代的关系。如前所述，《专利权评价报告》的用途主要是辅助判断应否中止侵权案件的审理、应否等待被告请求宣告专利无效的结果。如果已经有《无效宣告请求审查决定书》宣告专利全部无效了，不但没有必要出具《专利权评价报告》，而且再没必要继续审理侵权诉讼。如果《无效宣告请求审查决定书》维持专利全部有效，该维持决定要表达的内容与外观设计和实用新型专利授权后即有效没有任何不同。同时，即使有在先的无效决定也妨碍不了被告以不同的事实和理由请求多轮无效宣告的权利。《无效宣告请求审查决定书》维持部分权利要求有效、宣告部分权利要求无效的效果，可以分别类比权利要求全部有效或全部无效的法律效果。简言之，只要被告在答辩期内提出宣告专利无效、中止案件审理的请求，只要不是专利已被宣告全部无效，人民法院即有权利要求原告提供《专利权评价报告》。

针对问题4，笔者认为：根据外观设计和实用新型授权后即有效的原则，专利权人向电商平台投诉侵权时，无义务向电商平台提供《专利权评价报告》即可享受专利权人的权利。电商平台可以要求专利权人出具《专利权评价报告》。但当专利人不提供时，如果电商平台拒绝履行相关义务时不能免除电商平台的法律责任。当专利权人提供的《专利权评价报告》中记载有影响专利有效性的事由时，电商平台要根据自负其责的原则，判断影响专利有效的事由是否可以作为其拒绝履行相关义务的充分证据。电商平台无权根据《专利权评价报告》中的负面评价，直接拒绝履行相关义务而不承担任何法律责任。

针对问题5，笔者认为：根据现行法律和法规的规定，《专利权评价报告》不是判断外观设计和实用新型是否有效的证据，而仅仅是判断应否中止审理等待无效决定的参考文件。所以，在被告未引用《专利权评价报告》中的对比文件请求宣告专利无效且未引用报告中的对比文件做现有技术抗辩时，人民法院不宜依职权直接判定对涉案专利不予保护，而应比照涉及诉讼时效抗辩的时的审理思路，被告不主张抗辩权则法院不依职权主动引入并依职权审查抗辩权是否成立。否则，法院依职权主动认定专利权不符合专利授予条件进而不予以保护之，等于变相地宣告涉案专利无效，变相地侵夺了法定应由国家知识产权局行使的专利无效宣告权。

由于外观设计和实用新型可以不经实质审查而直接授权，一方面会促进专利权人申请专利的积极性，另一方面也可能带来一定的负面影响。为了规制由于外观设计和实用新型可以不经实质审查授权后专利权人草率行权、滥用权利的问题，“欧洲”采用败诉者承担费用的方法，即：如果专利权人草率行权、滥用权利起诉他人，当其专利被宣告无效后，专利权人应当赔偿相对方合理的诉讼损失。我国就没有类似的规定，可以说没有针对“负面影响”的制度设计。美国、日本、韩国等针对外观设计和实用新型采用类似发明专利的实质审查的制度，因此不存在如同我国和“欧洲”要面临的“负面影响”的问题。

综上，美国、日本等经实审才授权的做法不存在类似我国的“负面影响”；“欧洲”存在类似的“负面影响”风险但已有相关制度设计予以规制。由此可见，即使读者已对我国专利权评价报告制度有了准确的了解，也不意味着读者必然认同该制度已然非常完美并符合中国国情。

笔者希望立法者能对专利权评价报告制度进行适度改革，进一步完善这项具有中国特色的制度。为此，笔者愿向读者分享以下三个看法：

一、预防负面评价专利给公众带来“额外负担”而“逍遥法外”

在原告出具的《专利权评价报告》具有负面评价且被告引用《专利权评价报告》中记载的无效事实和理由将涉案专利宣告无效之后，人民法院应当职权或被告的请求判令原告承担诉讼费和并赔偿被告的合理诉讼支出。其原理与“欧洲”做法类似。

二、提升《专利权评价报告》的法律地位，开通针对负面报告的救济途径

建议赋予《专利权评价报告》行政决定的法律地位。

首先，现行法律规定《专利权评价报告》只是证据，不是行政决定。考察《专利审查指南》中关于出具《专利权评价报告》相关规定可以发现，其工作过程与发明专利实质审查过程非常类似。发明专利实质审查费2500元，出具《专利权评价报告》的费用是2400元，两者非常接近。所以，当《专利权评价报告》中记载“未发现无效事由”时，等同于做出类似同意发明专利申请的行政决定，等于认定该外观设计和实用新型具有与发明专利相同的法律地位。

其次，允许专利权人对负面评价的《专利权评价报告》申请复议和司法救济。法谚云：有权利即应有救济。既然负面评价会限制甚至消灭专利权人此前既得利益，就应该给予与其法律地位相当的救济途径。

第三，美国和日本等国家针对外观设计和实用新型是要进行实质审查才授权的做法，其优点也应引起我国相关人士的注意。我国针对外观设计和实用新型经初审即授权的制度，未必需要坚持到底。国情变了，制度可以相应改变。实行初审即授权+相当于行政决定的《专利权评价报告》制度，等于延后了实质审查程序，其实质是公众有了实际需求时才进行实质审查程序。如果这样，外观设计、实用新型以及《专利权评价报告》制度，都会变得更加灵活、更加有针对性，在理论和实践上也更容易理解和把握。

三、取消针对《权利权评价报告》请求人范围的限制

根据现行法律规定，只有专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。

实践经验可以告诉我们，专利的应用价值并不只在于通过诉讼才能表达。中国传统文化也不赞同诉讼。在投资人在进行投资之前、在被许可人签订许可合同之前、竞争对手在产品设计与投放之前，都可能希望知道相关外观设计和实用新型专利的稳定性。目前的专利权评价报告制度满足不了公众该等需求，其本质上是把审查的责任推给了社会公众。

一旦赋予《专利权评价报告》行政决定的法律地位且负面报告可以通过复议、和司法救济，那么就不应该再限制《专利权评价报告》请求人的范围。换言之，只要外观设计或实用新型被授权，任何人都可以选择申请国家知识产权局出具《专利权评价报告》，或选择请求国家知识产权局出具《无效宣告请求审查决定书》。如果这样，现行制度会变得更加灵活有效，也更公平合理。

简短的结论：

1.我国现行的专利权评价报告制度具有其固有的特色和功能，应在全面理解其内涵的基础上才能有效运用之。

2.改革建议1：在原告出具的《专利权评价报告》中记载导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由时且被告引用《专利权评价报告》中记载的无效事实和理由将涉案专利经法定程序宣告无效之后，人民法院应当依职权或应被告的请求判令原告承担诉讼费、被告的无效宣告请求费等合理的诉讼支出。

3.改革建议2：赋予《专利权评价报告》行政决定的法律地位，并给予其复议、行政诉讼救济途径。

4.改革建议3：取消对《专利权评价报告》请求人范围的限制，赋予任何人都有权申请主管机关出具《专利权评价报告》的权利。来源：四惠作者：孙海龙 马德刚

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